Файл: Лицензионные договоры.pdf

Лицензионный договор - договор особого рода. Патентный закон РФ (ст. 13) содержит норму, согласно которой патентные права в полном объеме или частично могут быть предметом исключительных или неисключительных лицензий. Однако относительно формы и содержания лицензионного договора не имеется каких-либо законодательных предписаний. И потому к лицензионным договорам применимы положения Гражданского кодекса - «Сделки» (гл. 9 раздела 1 ГК РФ), «Общие положения об обязательствах», «Общие положения о договорах» (раздел III ГК РФ). В отношении лицензионных договоров действует основополагающий принцип  «свободы договора», т.е. свободы как заключения договора, так и определения его внутреннего содержания.

1.4 Форма и содержание лицензионных договоров

Лицензионные договоры составляются в письменной форме, если иное не предусмотрено действующим Гражданским Кодексом Российской Федерации, регламентирует законодательство.

Из этого правила сделано всего два исключения:
1) в устной форме может заключаться лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (пункт 2 Статья 1286 ГК РФ);

2) лицензионный договор о предоставлении права использования программы ЭВМ или базы данных может заключаться в форме как «оберточная лицензия». 

Условия такого договора должны быть изложены на приобретаемом экземпляре программы или базы данных или на упаковке приобретаемого экземпляра.
        Содержание лицензионного договора 

Содержанием договора называют совокупность его условий, определяющих состав подлежащих совершению сторонами действий, требования к порядку и срокам его выполнения. В договорах следует выделять группу существенных условий, к которым относятся: признанные таковыми по закону; необходимые для договоров данного вида; относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

От существенных условий договора зависит возникновение договорного обязательства. Согласно ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие по всем его существенным условиям.

 Условия лицензионного договора: 

Определив понятие лицензионного договора, необходимо обозначить какие условия должен содержать лицензионный договор и какие требования применяются к нему.

В лицензионном договоре должны содержаться следующие пункты:

- Предмет – предметом лицензионного договора выступает результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которое передается или обязуется быть переданным обладателем исключительного права (лицензиаром) лицензиату в пределах предусмотренных договором.

При этом в установленных случаях должны быть указаны номер и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патента или свидетельства).

- Территория действия – под территорией действия лицензионного договора понимается та территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации указанная в лицензионном договоре.

В случае отсутствия такого пункта в лицензионном договоре, то лицензиат вправе осуществлять использование предмета договора на всей территории Российской Федерации^[4].

- Срок действия – сроком действия лицензионного договора, выступает тот период, на который он заключен. При этом он не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. А так же если срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Однако в случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается^[5].

- Размер вознаграждения – по лицензионному договору правообладатель исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации может рассчитывать на получение вознаграждения от лицензиата, предусмотренного условиями договора.

При условии, если лицензионный договор носит возмездный характер, отсутствие пункта о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

А так же в случае, если договор носит безвозмездный характер, это также должно быть отражено в лицензионном договоре. Несоблюдение данного условия влечет недействительность договора.

- Способ использования – данное условие подразумевает, что лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Главным требованием к лицензионному договору является письменная форма, что прямо указанно в абз. 1 п. 2 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ. Также в названном пункте статьи имеется оговорка о том что: - «…, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное». В связи, с чем стоит отметить, что Гражданский кодекс имеет отступление от данного требования, которое нашло отражение в п. 2 статьи 1286 ГК РФ, где сказано, что договор о предоставление права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме.

В предусмотренных законом случаях требуется государственная регистрация лицензионного договора. Данное действие связано с тем что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации возникает только после его государственной регистрации и получения соответствующего документа (патента или сертификата)

Данные случаи приведены в пункте 2 статьи 1232 Гражданского кодекса, а именно если предметом лицензионного договора являются:

• изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• селекционные достижения;
• топология интегральных микросхем;
• товарные знаки;
• наименования мест происхождения товара.

Пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ установлено, что лицензионный договор в обязательном порядке должен предусматривать:

-предмет договора — указание на произведение, право использования которого предоставляется по договору;

-способы использования произведения.

А так же другие условия:

- территория применения лицензии: часть государства, одно или несколько государств; 

- форма использования объекта лицензии: производство изделий и (или) их продажа, применение технологии и т.д.; 

- объем использования объекта лицензии в количественном отношении; 

- срок применения лицензии; 

- условия передачи лицензиату технической документации и оказания технической помощи; 

- условия поставки образцов машин и оборудования, 

- условия взаимного информирования сторон о внесенных в объект технических усовершенствованиях; 

- права и обязанности сторон в защите прав лицензиара против нарушения этих прав третьими лицами; 

- порядок разрешения споров; 

- размер лицензионного вознаграждения, порядок его определения и выплаты. 
      Существенным условием договора является его предмет - предоставление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передаваемых прав. Договором может быть предусмотрено право лицензиара заключать сублицензионные договоры.

    Цена договора не является существенным условием.

Выделяют две основные формы платежей: единовременные и периодические денежные суммы. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей.

Вид заключаемого лицензионного контракта - первый вопрос, который должны решить стороны. Второй, и не менее важный, - платежи и оценка общей стоимости лицензии. Вне зависимости от того, является ли лицензия патентной или беспатентной - мировая практика выработала два вида лицензионных платежей.

Паушальный /единовременный/ платеж

Паушальный /единовременный/ платеж используется сам по себе довольно редко. Он применяется в основном в тех случаях, когда покупатель лицензии – компания, неизвестная на рынке, и есть сомнение, удастся ли ей наладить успешный выпуск и коммерческую реализацию разработки. Только паушальный платеж может быть применен, если крайне сложно проконтролировать объем выпущенной по лицензии продукции. В этом случае лицензиар может просто не получить необходимых для расчета данных.
Паушальный платеж наличествует в большинстве лицензионных соглашений не в качестве единственного вида платежа, а в качестве своеобразного аванса, выплачиваемого лицензиару после передачи документации. На паушальный платеж как правило приходится 10-20% от общей стоимость лицензии.

Роялти

Основным видом платежей в мировой практике являются роялти - периодические отчисления, выплачиваемые в течение срока действия контракта, своеобразная форма участия лицензиара в прибыли лицензиата. Вопрос о размере процента отчислений /ставке роялти/ и о том, с чего должны взиматься эти отчисления /базе роялти/ - наиболее сложный в мировом лицензионном праве. 

Вместо или вместе с внесением платежей на лицензиара может быть возложена обязанность по поддержанию патента в силе (уплате патентных пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного характера.

В лицензионном договоре должен быть определен срок его действия. В случае, когда в договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер.

К признанным существенными по закону относятся условия, о которых имеется специальное указание в соответствующем нормативном акте, например, для гражданско-правовых договоров это предмет договора. Достижение согласия по данному вопросу служит предпосылкой для урегулирования других аспектов взаимоотношения сторон.

 В зависимости от конкретных обстоятельств в преамбулу могут быть внесены дополнения в виде ссылок на соответствующие пункты и разделы предшествующих договору соглашений, например предварительного договора или опционного соглашения. 

Опционным называется предварительное соглашение, предшествующее основному лицензионному договору, согласно которому стороны определяют возможность (реализуемость) этого лицензионного договора. Определение таких терминов, как "продукция по лицензии", "установка продукции по лицензии", требует особой четкости. Часто возникает необходимость использовать такие термины, как "специальная продукция по лицензии", "специальный способ". Введение этих терминов позволяет конкретизировать положения заключаемого соглашения. Определяя термин "предприятие", указывают, что под этим термином имеется ввиду конкретное предприятие лицензиата, на котором предполагается использовать "продукцию по лицензии". Термин "конечный покупатель" используется в случаях, когда соглашение заключается одной фирмой, а объект соглашения будет использоваться на другой фирме. 

 1.5 Условия лицензионных договоров

Определив понятие лицензионного договора, необходимо обозначить какие условия должен содержать лицензионный договор и какие требования применяются к нему.

В лицензионном договоре должны содержаться следующие пункты:

- Предмет – предметом лицензионного договора выступает результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которое передается или обязуется быть переданным обладателем исключительного права (лицензиаром) лицензиату в пределах предусмотренных договором.

При этом в установленных случаях должны быть указаны номер и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патента или свидетельства).

- Территория действия – под территорией действия лицензионного договора понимается та территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации указанная в лицензионном договоре.

В случае отсутствия такого пункта в лицензионном договоре, то лицензиат вправе осуществлять использование предмета договора на всей территории Российской Федерации^[6].