Файл: Grazhdanskoe_pravo_V_4_t_Tom_4_Obyazatelstven.pdf

Вознаграждение за уступку патента может выплачиваться в форме либо единовременной твердой (паушальной) суммы, либо текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования объекта патентных прав (роялти), либо сочетания паушальной суммы и роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается после регистрации договора. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.

За неперечисление паушального вознаграждения договором может быть установлена неустойка в виде определенного процента от его суммы. При длительной просрочке патентообладатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков в полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.

Если договором предусматривается уплата роялти, в него по желанию патентообладателя может быть включена обязанность покупателя по поддержанию в силе уступленного патента. В целях стимулирования покупателя к активному использованию патента в договоре в этом случае также может быть предусмотрена ответственность покупателя по возмещению убытков патентообладателя, возникших вследствие как неперечисления роялти, так и неподдержания в силе уступленного патента.

3. Обязанность заключения договора об уступке патента

Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и орган по интеллектуальной собственности, - гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные законом, в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются.

Орган по интеллектуальной собственности (Роспатент) публикует сведения об указанном заявлении. Патентообладатель обязан заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) с лицом, изъявившем такое желание. Лицо, заключившее с патентообладателем договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

В случае если в течение двух лет с даты публикации сведений о выдаче такого патента в Роспатент не поступило письменного уведомления о желании заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), патентообладатель может подать в данный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентные пошлины, которые предусмотрены Законом и от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. Роспатент осуществляет публикацию в официальном бюллетене сведений об отзыве указанного заявления (п. 3 ст. 13 Патентного закона).

§2. Обязательства из лицензионных договоров

опередаче исключительных прав на объекты "промышленной собственности"

1.Понятие лицензионного договора

Вотличие от договора об уступке патента в рамках лицензионных договоров происходит частичная передача исключительных патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Отдельные типы данных договоров делятся на виды и разновидности по содержанию объектов передаваемых прав. К примеру, в лицензиях на изобретения можно выделить лицензионные договоры на устройства, способы, вещества, штаммы и т.д.

Важным критерием разделения договоров патентной лицензии на виды является объем передаваемых прав. По этому критерию различают лицензии исключительные и неисключительные. Существуют и другие основания классификации патентно-лицензионных договоров.

Договор патентной лицензии - это соглашение о предоставлении лицензии. Под лицензией понимается передача обладателем исключительного права третьим лицам в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащего ему права на использование охраняемого объекта (изобретения, полезной модели, промышленного образца).

По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) передает право на использование охраняемого объекта другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензионный договор - двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный. Он должен быть составлен в письменной форме и подобно договору об уступке патента действителен лишь при условии его регистрации в органе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем договор патентной лицензии как купля-продажа (на время) права использования охраняемого объекта отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей. К правовой природе и предмету патентно-лицензионного договора применимы специфические характеристики, отмечавшиеся ранее в отношении всех договоров о передаче исключительных прав <1>.

--------------------------------

<1> См. § 2 гл. 49 настоящего тома учебника.

2.Виды лицензионных договоров

Взависимости от наличия патентно-правовой охраны различаются, в частности, лицензии патентные и беспатентные (когда по заявке патент еще не выдан, но уже имеется решение о его выдаче). Наряду с возмездными существуют лицензии, передаваемые лицензиату бесплатно. По другим основаниям различают открытые и принудительные лицензии. Наибольшее практическое значение имеют исключительные (в том числе полные) и неисключительные лицензии, а также сублицензии. Соответственно этому различаются и виды лицензионных договоров.

Открытая лицензия - это поданное патентообладателем в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом случае на 50% начиная с года, следующего за годом публикации сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. В случае если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении двух лет он может подать в орган по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере (п. 2 ст. 13 Патентного закона).

Принудительная лицензия - это лицензия, предоставляемая в случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента (а запатентованная полезная модель в течение трех лет с даты выдачи патента), что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг.

Вподобном случае любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации таких объектов, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей. В случае если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке в соответствии с иском патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения пользования лицом, получившим принудительную неисключительную лицензию, возникшими в связи с получением такой лицензии правами (п. 3 ст. 10 Патентного закона).

Вслучае если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях,

соответствующих установившейся практике, патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента. В исковых требованиях патентообладатель должен в этом случае указать предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей. Все это допускается в случае, если изобретение, на которое патентообладатель имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента.

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. В этом случае обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также приобретает право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике (п. 4 ст. 10 Патентного закона).

Винтересах национальной безопасности Правительство РФ вправе разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации (п. 4 ст. 13 Патентного закона).

Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в Роспатенте. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным (п. 5 ст. 13 Патентного закона).

Исключительная лицензия - один из наиболее распространенных видов патентных лицензий. Предметом данной лицензии является исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных сторонами, с сохранением за лицензиаром права на использование объекта лишь в части, не передаваемой лицензиату. В этой части лицензиар вправе как сам использовать охраняемый объект, так и передавать право использования другим лицензиатам.

Пределы (рамки, ограничения) исключительной лицензии касаются срока, территории либо способа использования охраняемого объекта. Например, лицензиат может приобрести право использовать изобретение сроком на семь лет всеми способами только на территории Москвы. Лицензиат может получить исключительное право и на территории всей страны, но только на изготовление либо применение, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в

коммерческий оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также на применение способа, охраняемого патентом. Возможна и любая другая комбинация указанных факторов (т.е. срока, территории и способов применения изобретения).

Врамках исключительной лицензии могут устанавливаться также квоты на выпуск запатентованных изделий, предельные цены на произведенную по лицензии продукцию и другие условия, очерчивающие границы исключительных прав как лицензиата, так и лицензиара.

Неисключительная лицензия отличается от исключительной тем, что она никак не связывает лицензиара. Он вправе как сам использовать охраняемый объект в пределах и способами, на которых он выдал неисключительную лицензию, так и предоставлять аналогичные лицензии любым третьим лицам. Поскольку подобная лицензия не создает лицензиату сильной конкурентной позиции в сфере, к которой относится объект промышленной собственности, ее цена обычно бывает значительно ниже цены исключительной лицензии.

По договору полной лицензии лицензиат получает на определенный срок право монопольного использования охраняемого объекта. Этот договор от уступки патента фактически отличается лишь наличием обусловленного договором срока, по истечении которого все права на объект вновь возвращаются к патентообладателю.

Сублицензию как вид лицензии вправе выдавать лишь владельцы исключительных, в том числе полных, лицензий. В случае признания недействительной или истечения срока действия основной лицензии сублицензия также автоматически теряет силу <1>.

--------------------------------

<1> См.: Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988. С. 141.

3.Договор исключительной лицензии

Врассматриваемом лицензионном договоре основное право лицензиара - право на получение лицензионного вознаграждения, размер которого определяется в виде:

- твердой (паушальной) суммы; - периодических процентных отчислений от прибыли лицензиата (роялти); - паушальной суммы и роялти.

Лицензиар обязан обеспечить реальное осуществление передаваемых прав, для чего передать (за дополнительную плату) необходимую документацию, образцы изделий, оказать лицензиату техническую и другую помощь, командировать своих специалистов, поставить специальное оборудование, комплектующие узлы, детали и сырье. Передача технической документации оформляется двусторонним приемо-сдаточным актом.

Поскольку предметом лицензионного договора является предоставление лицензиату только исключительного права использования объекта промышленной собственности, передача по договору технической документации, образцов изделий и опыта лицензиара по существу служит формой снабжения лицензиата конфиденциальной информацией, т.е. ноу-хау. Иными словами, лицензионный договор фактически зачастую является смешанным договором, содержащим элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК) - договора патентной лицензии и договора о передаче ноу-хау. На практике такие договоры обычно именуют смешанными лицензиями.

Кроме того, лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставлена лицензия (уплачивать пошлины, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами), и техническую осуществимость производства продукции по лицензии, а также возможность достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.

Лицензиат вправе требовать исполнения лицензиаром его обязанностей и сам обязан выплачивать последнему обусловленное договором вознаграждение. Договором может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензии. Кроме того, лицензиат должен выпускать продукцию не ниже того качества, что и у лицензиара, рекламировать объект лицензии, поскольку от этого зависит объем реализации патентованных изделий, а следовательно, и размер роялти, идущих лицензиару в качестве вознаграждения.

В течение срока действия лицензионного договора его стороны взаимно обязаны незамедлительно информировать друг друга о всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции, выпускаемой по лицензии, и специальной продукции. Специальной признается продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием охраняемых патентами объектов. Обычно указанные усовершенствования и улучшения в первую очередь предлагаются сторонами друг другу на дополнительно согласованных ими условиях (возмездно или безвозмездно).

Конфиденциальность - соблюдение лицензиаром и лицензиатом мер по предотвращению случайного или умышленного разглашения сведений, касающихся патентов, третьим лицам. Обычно стороны взаимно обязуются сохранять конфиденциальность технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, а также принимают все необходимые меры для предотвращения их разглашения. В случае нарушения данного обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки.

4. Особенности использования секретных изобретений

Использование запатентованного секретного изобретения, передача исключительного права на него (уступка патента) и предоставление права на его использование другим лицам осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне (ст. 30.6 Патентного закона).

Лицензионный договор на использование секретного изобретения подлежит регистрации в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в органе по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Заявления об открытой лицензии и о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) (п. 2 и п. 3 ст. 13 Патентного закона) не могут быть поданы в отношении секретного изобретения. Поданные в отношении такого изобретения заявления не влекут за собой последствий, предусмотренных законом. В отношении секретного изобретения также не предоставляется принудительная лицензия, предусмотренная п. 3 и п. 4 ст. 10 Патентного закона.

Нарушением исключительного права патентообладателя на секретное изобретение помимо действий, предусмотренных ст. 11 Патентного закона, не признается использование запатентованного секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение указанное лицо должно прекратить использование запатентованного изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования.