Файл: Право на товарный знак и знак обслуживания (Гражданско-правовая охрана товарного знака и знака обслуживания).pdf

Иными словами, в законе установлен порядок прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Вполне очевидно, что указанная процедура прекращения правовой охраны должна предшествовать лишению правообладателя права на его защиту.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца».

Как следует из вышеизложенного, в своем Определении Судебная коллегия упоминает не только статью 10 ГК РФ, но уже дополнительно к пункту 62 Постановления N 5/29 статью 10 bis Парижской конвенции, в которой речь идет о пресечении недобросовестной конкуренции.

Указанная «самостоятельность» Судебной коллегии представляется некорректной, поскольку недобросовестная конкуренция является правонарушением и преследуется по закону (гл. 2.1 «Недобросовестная конкуренция» Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»^[47]), в то время как злоупотребление правом правонарушением не считается, однако последствия такого злоупотребления также неприятны, особенно в рассматриваемых делах.

Кроме того, вызывает удивление логическая нестыковка в аргументации Судебной коллегии, когда, с одной стороны, утверждается, что отсутствует нарушенное право, а с другой стороны, попытка получить защиту квалифицируется как злоупотребление правом со стороны истца.

Непростительны для Судебной коллегии явные ошибки в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, кстати, перекочевавшие в ее Определение из решения Арбитражного суда Белгородской области от 20 октября 2014 г. по делу N А08-8801/2013 и Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 марта 2015 г. по тому же делу^[48], например: «В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана».

---

Выходит, что для судей Судебной коллегии товарные знаки и фирменные наименования являются одновременно результатами интеллектуальной деятельности (к таковым относятся, в частности, изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и приравненными к ним средствами индивидуализации (кроме упомянутых к таковым относятся наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения), что с исчерпывающей полнотой характеризует их профессиональный уровень.

Примечательно, что подобного рода ошибки допущены и в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. N 310-ЭС15-2555^[49], кстати, по кассационной жалобе того же ОАО «Белгородский хладкомбинат» (в составе того же председательствующего судьи) на Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2014 г. по делу N А08-8802/2013 Арбитражного суда Белгородской области^[50].

Отменяя судебные акты нижестоящих арбитражных судов, Суд по интеллектуальным правам, на мой взгляд, правильно указал, что «само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ. Предъявление иска о защите исключительных прав также не свидетельствует о злоупотреблении правом».

2.2. О защите различительной способности товарного знака от «размытия»

Несмотря на кажущееся сходство законодательств о товарных знаках России и ключевых иностранных юрисдикций, в действительности многие аспекты регулирования в данной сфере, свойственные разным странам, обладают существенными отличиями. В законодательствах или судебной практике иностранных государств имеются правовые институты, которые сегодня практически неизвестны российским судам и субъектам оборота, а если и известны, то применяются в ограниченном объеме.

Существование таких правовых институтов в рамках иностранных правопорядков обусловлено не в последнюю очередь особой ролью судебных органов, которые при разрешении споров допускают значительную степень усмотрения (порой достаточно далеко отходя от буквального смысла норм законодательства). Кроме того, появление многих подобных правовых институтов обусловлено более высокой степенью активности иностранного бизнеса, в силу которой существенное коммерческое значение и, как результат, необходимость судебной защиты приобретают конкретные, более частные модели поведения. В настоящий момент они не свойственны российскому бизнесу и во многом не представляют для него пока такой ценности.

---

Одной из концепций, активно применяемой в зарубежной судебной практике и почти полностью отсутствующей в российской, является концепция «размытия» товарного знака (trademark dilution - англ.). Согласно данной концепции, обладатель основного товарного знака, наделенного значительной различительной способностью, вправе защищать его от использования третьими лицами в отношении товаров, которые совершенно неоднородны^[51], с товарами, производимыми обладателем основного товарного знака.

Например, производитель элитного шоколада вправе запретить использование обозначения, тождественного или сходного названию шоколада, оппоненту, производящему автомобильные масла либо средства бытовой химии с аналогичным наименованием; производитель дорогого чая либо кофе вправе запретить производство средств для борьбы с насекомыми под аналогичным названием, и т.п.

Действие концепции «размытия» проявляется в возможности предъявления иска от имени правообладателя товарного знака к лицу, его размывающему, о возмещении убытков, причиненных производством неоднородных товаров под аналогичным обозначением. Кроме того, проявлением концепции «размытия» является право лица на оспаривание товарного знака оппонента, поданного на регистрацию в отношении неоднородных товаров, но в результате влияющего на различительную способность первоначального товарного знака, а также право на требование о возмещении убытков, причиненных такой подачей либо регистрацией второго товарного знака.

Убытки правообладателя от «размытия» его товарного знака могут быть различными.

Во-первых, это убытки, связанные с падением продаж правообладателя, вызванным изменением настроя покупателей на покупку его товара в результате обнаружения на рынке произведенного оппонентом товара под аналогичным названием, психологически несовместимого у потребителя с товаром правообладателя. Если, например, будет доказано, что в результате выпуска средства от комаров под названием, сходным с названием дорогого чая, количество покупателей чая снизилось, то данное обстоятельство может быть положено в основу требования о возмещении причиненных производителю чая убытков. Фактически такой ущерб в каком-то смысле будет представлять собой ущерб, нанесенный деловой репутации правообладателя (репутации его бренда)^[52].

Во-вторых, убытки от «размытия» товарного знака могут быть связаны со снижением различительной способности товарного знака и повлечь за собой потерю его правообладателем эффективной возможности противодействовать появлению на рынке товаров третьих лиц под сходными обозначениями. Именно различительная способность товарного знака, позволяющая потребителям идентифицировать его в качестве обозначения конкретного правообладателя, является ключевой характеристикой, непосредственно влияющей на возможность эффективного применения товарного знака для запрещения выпуска однородных товаров под сходными до степени смешения обозначениями. Чем выше различительная способность товарного знака, тем скорее отдаленные по внешнему виду обозначения, используемые третьими лицами, будут признаваться сходными до степени смешения с товарным знаком и, соответственно, могут быть запрещены правообладателем к выпуску в обращение. «Размытие» различительной способности товарного знака в результате выпуска оппонентом неоднородных товаров снижает возможность правообладателя товарного знака запрещать третьим лицам выпуск сходных однородных товаров. Подобное снижение эффективности товарного знака и будет являться реальным ущербом, причиненным правообладателю «размытием» такого знака.

---

Наконец, убытки, возникающие в результате «размытия» товарного знака, могут быть связаны с фактом регистрации оппонентом на свое имя аналогичного товарного знака в отношении неоднородных товаров. В этом случае убытки правообладателя первого товарного знака могут заключаться как в потере им юридической возможности привлечения оппонента к ответственности (до момента отмены товарного знака оппонента, зарегистрированного вторым товарным знаком) и, по существу, в сужении объема собственного исключительного права на товарный знак, так и в судебных расходах и издержках, связанных с рассмотрением административного дела об отмене второго товарного знака.

В отличие от многих иностранных юрисдикций (в частности, Англии и Уэльса, Канады, США), современная российская правоприменительная практика достаточно слабо затрагивает концепцию «размытия» товарных знаков, ограничиваясь лишь ее упоминанием в текстах отдельных судебных актов.

Так, в практике Суда по интеллектуальным правам (СИП) «размытие» товарных знаков указано в качестве одного из оснований для отказа в регистрации товарного знака оппонента^[53] либо основания потенциальной заинтересованности в его оспаривании^[54].

Согласно существующей судебной практике^[55], регистрация товарного знака, тождественного широко известному товарному знаку, в отношении товаров другого класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда, а также на паразитирование на чужом бренде^[56]. Таким образом, «размытие» товарного знака может выступать в качестве обстоятельства, препятствующего такой регистрации. Юридическим основанием для данного вывода отечественные суды признают нормы российского права о недопущении недобросовестной конкуренции.

В одном из своих интервью председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова затронула проблематику «размытия» товарных знаков, указав на то, что именно ст. 10.bis Парижской конвенции^[57] и Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» позволяют «предоставить защиту обладателю товарного знака в том случае, если его товарный знак зарегистрирован для одной группы товаров и широко известен на рынке применительно к этой группе товаров, но начинает использоваться другим лицом для других товаров. Действия лица, которое паразитирует на чужом товарном знаке, могут быть признаны нарушением Закона о защите конкуренции. Соответственно, это повлечет прекращение регистрации второго товарного знака».

---

В дополнение к этому следует отметить важное обстоятельство: если исходить из российской судебной практики, применение норм о запрещении «размытия» товарного знака в качестве акта недобросовестной конкуренции не зависит от того, являются ли правообладатель «размываемого» товарного знака и его оппонент, регистрирующий товарный знак, конкурентами, действующими на одном товарном рынке, а также от того, являются ли товары двух компаний однородными^[58].

При этом обоснование незаконности действий по «размытию» чужого товарного знака заключается, в частности, и в том, что оппонент, выбирающий наименование для своего бренда, должен был проявить осмотрительность в целях недопущения потенциального ущерба другими участниками гражданского оборота^[59].

Признавая «размытие» товарного знака правообладателя в качестве основания для оспаривания товарного знака оппонента, российская судебная практика вместе с тем игнорирует «размытие» в качестве основания для запрещения оппоненту осуществлять действия по «размытию» такого знака либо для взыскания с оппонента в пользу правообладателя соответствующих убытков. Однако следует заметить, что российское законодательство содержит все необходимые нормы, которые могли бы позволить правообладателю использовать указанные основания. Это, например, следующие нормы:

- пункт 1 ст. 1065 ГК РФ предусматривает право на предъявление иска о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем.

Если согласиться с приведенным выше утверждением о возникновении вреда у правообладателя в результате производства оппонентом неоднородного товара под тождественным либо сходным с товарным знаком обозначением, то данная норма ГК РФ может служить основанием для иска о запрещении такого производства оппонентом;

- в статье 150 ГК РФ в качестве одного из признаваемых законодательством нематериальных благ указана деловая репутация лица, а ст. 152 ГК РФ в системном толковании со ст. 12 данного Кодекса (в части, предусматривающей возмещение убытков в качестве одного из способов защиты субъективного права) предоставляет возможность получить возмещение вреда, причиненного деловой репутации (согласно пункту 11 ст. 152 ГК РФ также и юридическому лицу). Соответственно, в случае если производство неоднородного товара причинит вред деловой репутации правообладателя, он также формально юридически имеет право потребовать его компенсации в российском суде.

---