Добавлен: 22.05.2023
Просмотров: 754
Скачиваний: 7
По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства (ст.1468 ГК РФ)
Таким образом, стороны по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства именуются законодателем «правообладатель» и «приобретатель».
По своей сути такой договор аналогичен договорам об отчуждении исключительных прав применительно к иным результатам интеллектуальной деятельности.
В соответствии с п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
Таким образом, по договору об отчуждении исключительного права правообладатель отчуждает в полном объеме, а приобретатель приобретает соответствующее исключительное право.
В соответствии со статьей 1234 ГК РФ данный договор должен быть заключен в письменной форме, в противном случае он будет недействительным.
Существенными условием договора об отчуждении исключительного права являются предмет (п. 1 ст. 432 Г К РФ) и размер вознаграждения (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
В предмете договора следует обязательно указать, что передаваемое ноу-хау является коммерческой тайной его разработчика, которая охраняется в соответствии с требованиями Закона о коммерческой тайне. Исходя из этого, стороны согласовывают свои права и обязанности, возникающие в связи с условием о конфиденциальности. Причем их содержание во многом определяется исключительностью или неисключительностью передачи ноу-хау (это зависит от возможности передачи ноу-хау третьим лицам). В любом случае стороны принимают на себя обязательство сохранять конфиденциальность ноу-хау в течение срока действия договора, а также обеспечивают такой режим в случае передачи ноу-хау третьим лицам.
В тексте договора, а при необходимости и в приложении к нему, следует дать исчерпывающую характеристику передаваемого ноу-хау.
Из технического описания ноу-хау должно быть очевидным, что именно передается по Договору. Обычно речь идет о технических знаниях, которые могут включать предметы (опытные незарегистрированные образцы изделий, инструмента и т.д.); техническую документацию, содержащую расчеты, формулы, чертежи, планы и др.; инструкции о регулировании процессов изготовления и использования продукции, о применении различных способов создания приспособлений для оснастки производства; технические рецепты, указания о расположении машинного оборудования; предписания персоналу при работе на испытательных стендах; и др. При этом нужно учитывать суть и назначение ноу-хау.
В отношении данного договора действует презумпция возмездности, что означает, что договор признается возмездным, если в нем прямо не предусмотрено обратное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на секрет производства условия о размере вознаграждения или порядке его определения, договор считается не заключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные в п.3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Моментом перехода исключительного права на секрет производства является момент заключения договора, если в нем не предусмотрено иное.[21]
Однако у данного вида договоров применительно к ноу-хау имеются особенности, которые должны быть приняты во внимание при подготовке договора.
Могут возникнуть сложности с определением предмета договора. Согласно статье 432 ГК РФ условие о предмете договора является существенным. Соответственно, отсутствие согласия между сторонами по этому условию означает, что договор не заключен. В отличие от иных результатов интеллектуальной деятельности объект данного исключительного права заведомо неизвестен обществу, и, следовательно, недостаточно лишь назвать его в договоре. Приобретатель должен позаботиться о том, чтобы в договоре секрет производства был описан с достаточной степенью подробности, позволяющей его идентифицировать. С другой стороны, лицо, отчуждающее право на секрет производства, не заинтересовано раскрывать сущность секрета производства до заключения договора и поэтому будет стремиться включить минимум подробностей на этот счет в текст договора. Возможным вариантом может быть, например, раскрытие секрета производства в приложении к договору, предоставляемому приобретателю в полном объеме лишь непосредственно при заключении договора. Вопрос определения секрета производства в договоре всегда требует к себе внимательного отношения, о чем, к сожалению, иногда забывают на практике.[22]
По мнению А.М. Эделевского, предметом этого договора может являться только исключительное право на секрет производства в полном объеме. Отчуждение отдельных правомочий, составляющих исключительное право на секрет производства, не допускается. Указание на "полный объем" относится также и к объему передаваемой информации на секрет производства. Неполное раскрытие информации, составляющей секрет производства, не допускается.[23]
При отчуждении права на секрет производства важен вопрос соблюдения конфиденциальности прежним правообладателем этого секрета. Так как право на секрет производства основано на фактической монополии одного лица на определенные сведения, то отчуждение исключительного права на этот объект будет иметь смысл только в том случае, если указанная монополия сохранится. Но, отчуждая право на секрет производства, прежний правообладатель не обязательно лишается информации, составляющей содержание этого секрета производства, в конце концов, он может сохранить данные сведения в своей памяти. В результате существование исключительного права приобретателя оказывается в зависимости от поведения прежнего правообладателя, ведь если он умышленно или по недосмотру раскроет соответствующую информацию, то право приобретателя прекратится. Именно поэтому ГК прямо устанавливает, что лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
2.2. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства
В отличие от договора об отчуждении исключительного права на секрет производства, при заключении лицензионного договора, правообладатель не утрачивает в полном объеме права на секрет производства, а передает их частично в установленных договором пределах. Данный вывод можно сделать исходя из п.1 ст. 1469 ГК РФ, в соответствии с которой «по лицензионному договору одна сторона, обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиару) право использования соответствующего секрета производства в установленном договорах пределах» (ст. 1469 ГК РФ).
«Руководствуясь общей нормой ст. 1235 ГК РФ о лицензионных договорах, лицензиат вправе использовать ноу-хау только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Данное предписание, используемое в Кодексе, было позаимствовано из КоАП: «Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными (п. 2 ст. 31)».[24]
Сторонами данного договора выступают «лицензиар»- обладатель исключительного права на секрет производства и «лицензиат»- приобретатель исключительного права на секрет производства. Субъектный состав участников договора не ограничен.
Как и договор об отчуждении исключительных прав на секрет производства, лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть как консенсуальным, так и реальным, как возмездным, так и безвозмездным. В случае отсутствия в таком договоре указания на его безвозмездность он является возмездным.
В договоре предусматривается взаимная ответственность участников за несоблюдение обязательства сохранить конфиденциальность ноу-хау с определением размеров и порядка возмещения убытков, а также иные способы защиты информации, составляющей ноу-хау, указанные в ст. 12 ГК РФ. Контрагенты могут оговорить ответственность получающей стороны за неумышленное разглашение информации, составляющей ноу-хау, если эта сторона не предпринимала в разумных пределах мер для ее защиты. В отношении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства распространяются общие положения главы 69 ГК РФ , касающиеся лицензионных договоров.
Так, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства не подлежит государственной регистрации, так как сам секрет производства не регистрируется. Лицензионный договор презюмируется возмездным, если в договоре не предусмотрено иное.
«Однако лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства обладает следующей особенностью. На него не распространяется общее правило статьи 1235 ГК РФ о том, что в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. В отступление от этого правила комментируемая статья устанавливает, что в случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Таким образом, указанное положение статьи 1235 ГК РФ дезавуируется».[25]
Законодатель налагает на обе стороны лицензионного договора обязанность по сохранению конфиденциальности секрета производства в течение всего срока действия договора - в отношении лицензиара, либо до прекращения исключительного права на секрет производства - в отношении лицензиата.
Таким образом, из буквального толкования закона следует, что лицензиат, получивший право использовать ноу-хау, скажем, на месяц, обязан впоследствии годами и даже десятилетиями ограничивать доступ ко всем ресурсам, продуктам, остаточной и производной информации, которые образовались в процессе использования ноу-хау, либо полностью их уничтожить, обезопасив себя, таким образом, от перспективы возмещения убытков лицензиару.
Наиболее уязвимыми, с точки зрения сохранения конфиденциальности ноу-хау представляются, во-первых, этап демонстрации возможностей применения ноу-хау в производстве в рамках преддоговорного контакта, во-вторых, период после завершения договорных отношений, включая досрочное расторжение договора. Эффективным средством, позволяющим защитить интересы, прежде всего обладателя ноу-хау, служит договор о защите коммерческой тайны (о конфиденциальности). На практике он заключается одновременно с подписанием соглашения о передаче ноу-хау или даже раньше. В договоре о защите коммерческой тайны передающая сторона отражает содержание передаваемой информации, являющейся коммерческой тайной фирмы, а получающая сторона берет на себя обязательство не разглашать полученную информацию третьим лицам и принимать меры, позволяющие избежать утечки информации по различным каналам. Стороны определяют особые условия, при которых информация не будет являться коммерческой тайной (если полученная информация уже известна получающей стороне, раскрыта по мотивированному запросу государственного органа и др.). Такой договор имеет долгосрочный характер и позволяет надежно защищать коммерческие интересы сторон. Сам факт его заключения между сторонами не разглашается.
«Кроме того, учитывая специфику рассматриваемого объекта, законодатель упустил - количественный предел лицензионных договоров.
Ведь, несмотря на установленные Гражданским кодексом юридические новеллы, договорные отношения, связанные с информацией, составляющей коммерческую тайну, основаны не на акте передачи прав на использование данной информации, а скорее на порядке ее раскрытия, в том числе посредством предоставления доступа к ней каким-либо способом, на определенных условиях.
Одной из характерных особенностей лицензионных договоров в отношении секретов производства является наличие в таких договорах разного рода ограничительных положений (касающихся территории использования, объемов производства, сотрудничества с третьими лицами, ограничения возможности приобретения определенных комплектующих у третьих лиц и т.д.). Подобные положения, часто встречающиеся в договорах в сфере интеллектуальной собственности, для секретов производства имеют особое значение в силу особенностей объекта охраны. В литературе высказаны мнения, которые препятствуют активному развитию использования секрета производства. Эти препятствия связаны, в том числе, с тем, что существует риск «невозможности оценки ноу-хау до его раскрытия и невозможностью полностью гарантировать конфиденциальность ноу хау до заключения лицензионного договора»[26]
Заключение
Собрав необходимую информацию, проведя данное исследование, автор окончательно убедился в актуальности данной темы, так как действительно институт ноу-хау в современном мире активно развивается и в то же время остается мало изученным и порождающим много споров.
1. Автором сформулировано наиболее точное, на его взгляд, понятие ноу-хау: Секрет производства - это конфиденциальная (в целом или в какой-либо части) на данный момент совокупность сведений в виде технических и других решений, знаний и опыта, необходимых для организации наиболее конкурентоспособной продукции, либо осуществления иных видов деятельности.
2. Выведены наиболее важные признаки секрета производства:
1) ноу-хау представляет собой совокупность информации, необходимой для наиболее эффективного осуществления какого-либо производственного процесса;
2) информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность;
3) информация, составляющая ноу-хау, обязательно должна быть на данный момент конфиденциальной, т.е. должна быть в полном объеме сосредоточена в руках ее обладателя, вместе с тем отдельные ее элементы могут быть известны, но не в общей их совокупности, а каждый в отдельности, и только из различных источников.