Файл: Лицензионные договоры (Существенные условия лицензионного договора).pdf

Наличие прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в спорной ситуации может быть подтверждено также договорами о передаче исключительных прав, если по обстоятельствам дела возможно установить изначального правообладателя (исполнителя, передавшего права на использование фонограмм, и т.д.).^[8]

Таким образом, сторонами лицензионного договора являются лицензиар (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) и лицензиат (лицо, которому предоставляется право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах)

1.3 Существенные условия лицензионного договора

Для возмездного лицензионного договора (а лицензионный договор предполагается таковым во всех случаях, если в нем нет прямого указания на безвозмездность и безвозмездный характер лицензионного договора не следует из закона) существенным также является условие о размере вознаграждения или порядке его определения.

Если существенные условия сторонами не согласованы, договор является незаключенным.

В частности, незаключенным является возмездный лицензионный договор, в котором отсутствует условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются.^[9] Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости.

Незаключенным будет считаться лицензионный договор, в котором сторонами не согласовано условие о предмете, например, договор о предоставлении права на публичное исполнение музыкальных произведений, если он не предусматривает конкретный перечень таких произведений.^[10]

В лицензионном договоре должно быть прямо указано право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В ином случае оно не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если лицензионное соглашение о предоставлении права использования программы для ЭВМ предоставляет лицензиату право установить, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать на компьютере только одну копию программного продукта, он не вправе распоряжаться им иным образом, в частности копировать эту программу, устанавливать ее на другие компьютеры, использовать такой продукт для оказания сетевых услуг третьим лицам на коммерческой основе и т.д.^[11]

В лицензионном договоре должна быть также указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако отсутствие в договоре такого указания не означает, что договор является незаключенным. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ. Другими словами, это положение дает лицензиару право ограничить территорию, на которой лицензиат вправе использовать интеллектуальную собственность.

Таким образом, к существенным условиям лицензионного договора относятся:

- предмет договора, который раскрывается путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору (если исключительное право на такой результат или на такое средство удостоверяются документом (патентом, свидетельством), должен быть также указан номер этого документа);

- способы, которыми лицензиат вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Глава 2 Форма и срок, исполнение лицензионного договора

2.1 Форма и срок лицензионного договора

Лицензионный договор относится к тем видам договоров, для которых законом предусмотрена обязательная письменная форма. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Единственное исключение - договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы или искусства в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме.

Иное правило установлено для лицензионного договора, который предусматривает использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы данных, единой технологии, созданной за счет или с привлечением средств федерального бюджета). Такой договор заключается на весь срок действия соответствующего исключительного права, если самим договором не предусмотрено иное.^[12]

Стороны вправе, исходя из принципа свободы договора, определить срок действия лицензионного договора по своему усмотрению. При этом, однако, необходимо учитывать, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Одно из таких обязательных правил установлено п. 4 ст. 1235 ГК РФ, согласно которому срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Прекращение исключительного права в любом случае влечет прекращение лицензионного договора.

Таким образом, стороны лицензионного договора вправе как не предусматривать в договоре срок его действия (и в этом случае договор будет считаться заключенным на 5 лет), так и определить любой срок этого договора в пределах срока действия, установленного ГК РФ для исключительных прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности или средство индивидуализации. Однако наличие в лицензионном договоре условия о сроке его действия, который будет превышать срок действия исключительного права, не повлечет за собой недействительность договора. Такой договор будет считаться заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Отметим, что срок действия лицензионного договора может определяться не только календарной датой или истечением периода времени.

По общему правилу, применимому и к лицензионному договору, срок, устанавливаемый сделкой, может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Поскольку исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, как правило, действуют в течение определенного срока, таким событием может быть истечение срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.^[13]

Несмотря на то, что в этом случае точная дата прекращения лицензионного договора неизвестна, определенное таким образом условие о сроке соответствует ст. 190 ГК РФ, поскольку указывает на событие, которое неизбежно наступит. Действие соответствующего лицензионного договора будет ограничено именно этим событием, а не пятилетним сроком.

Вместе с тем указание в договоре на то, что срок его действия истекает не в момент прекращения исключительного права на соответствующее произведение, а в момент прекращения этого права именно у лицензиара, будет свидетельствовать о том, что срок действия договора не определен и в силу абзаца второго п. 4 ст. 1235 ГК РФ должен признаваться равным пяти годам. Действительно, исключительное право лицензиара может прекратиться в связи с его отчуждением по договору другому лицу, а это событие не является неизбежным. Срок, определенный путем указания на событие, которое не является неизбежным, не может считаться определенным.^[14]

Таким образом, срок, на который лицензиату предоставляется право использования интеллектуальной собственности, не является существенным условием лицензионного договора. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на 5 лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

2.2 Исполнение лицензионного договора

В ранее действовавшем законодательстве специальные нормы, посвященные исполнению лицензионного договора, отсутствовали. Несмотря на то что в части четвертой ГК лицензионный договор не получил столь подробного регулирования, как другие виды обязательств, позитивным является включение ст. 1237 ГК, которая дополняет общие правила об исполнении обязательств (гл. 22 ГК).

Предоставление отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности имеет практическое значение для лицензиара. В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК отчет об использовании результата должен предоставляться лицензиатом лицензиару, если только в лицензионном договоре прямо не указано, что лицензиат не обязан предоставлять такой отчет. Однако в отношении лицензионного договора о предоставлении права использования единой технологии из этого правила установлено исключение. Согласно специальной норме подп. 3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О передаче прав на единые технологии» условия о порядке и сроках предоставления отчетности о выполнении плана реализации единой технологии лицом, приобретшим право на единые технологии, являются существенными условиями лицензионного договора о предоставлении права использования единой технологии.

В лицензионном договоре целесообразно подробно определить содержание и порядок исполнения обязанности по предоставлению отчета, поскольку в ст. 1237 ГК не установлены требования к содержанию отчета, периодичности, сроку, форме и способу его предоставления. Если иное не определено в лицензионном договоре, лицензиат обязан предоставить отчет в семидневный срок со дня предъявления лицензиаром соответствующего требования.^[15]

Основной обязанностью лицензиара является предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности лицензиату. В п. 2 ст. 1237 ГК установлено, что лицензиар обязан в течение срока действия лицензионного договора воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата в установленных договором пределах. Несмотря на отсутствие прямого указания в законе лицензиат обязан воздерживаться и от бездействия, приводящего к таким же последствиям, которые определены в п. 2 ст. 1237 ГК. В ряде случаев, когда правовая охрана результата обусловлена соблюдением формальностей (государственная регистрация результата, уплата пошлин за поддержание патента в силе и т.д.), неисполнение лицензиаром необходимых действий может привести к утрате исключительного права на результат, что, в свою очередь, повлечет прекращение лицензионного договора. Обеспечение юридической возможности использования результата безусловно является обязанностью лицензиара, поскольку от этого зависит действительность лицензионного договора.

Обеспечение фактической возможности использования результата, напротив, не всегда входит в обязанности лицензиара. Поскольку в российском праве лицензионный договор в смысле ст. 1235 ГК применяется к любому виду результата интеллектуальной деятельности, данный вопрос следует решать в каждом случае индивидуально. По нашему мнению, обязанность лицензиара обеспечить фактическую применимость лицензированного результата в пределах прав и теми способами, которые определены в лицензионном договоре, возникает в тех случаях, когда в силу закона на лицензиата возложена обязанность использовать результат. Например, в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 1287, ст. 1545 ГК. Во всех остальных случаях вопрос следует решать путем толкования лицензионного договора, с учетом цели его заключения и с точки зрения его исполнимости. По мнению профессора М.М. Богуславского, в случае патентного лицензионного договора лицензиар обязан обеспечить юридическую и фактическую возможность использования изобретения Немецкий ученый А. Койкеншрийвер считает, что действительность патентного лицензионного договора не всегда зависит от того, является ли изобретение промышленно применимым и экономически выгодным.^[16]

Аналогично должен решаться и вопрос о том, обязан ли лицензиат фактически применять лицензированный результат интеллектуальной деятельности. Лицензиат обязан фактически применять лицензированный результат, когда такая обязанность возложена на него в силу закона. Например, в ГК установлена обязанность лицензиата использовать единую технологию, обязанность издателя использовать произведения литературы, науки и искусства, обязанность лицензиата использовать единую технологию. К примеру, в п. 2 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О передаче прав на единые технологии» прямо установлено, что план реализации единой технологии, обеспечивающий практическое применение единой технологии на территории РФ и достижение определенных экономических и иных показателей в результате ее практического применения, являются существенными условиями лицензионного договора в отношении прав на единую технологию. В отсутствие прямого указания в законе, этот вопрос следует решать путем толкования договора. В частности, лицензиат обязан использовать результат в случаях, когда правовая охрана результата напрямую зависит от факта практического применения результата. Например, если изобретение, промышленный образец, полезная модель, селекционное достижение не используются правообладателем или лицензиатом, это может повлечь выдачу принудительной лицензии, а в отношении товарного знака - прекращение его правовой охраны, что приведет к прекращению исключительного права на товарный знак и соответственно к прекращению лицензионных договоров.