ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 12602
Скачиваний: 2
Однако целесообразно было бы урегулировать в законодательстве договор о передаче ноу-хау, поскольку предметом такого договора является именно конфиденциальная информация, а не исключительные права - легальная монополия на определенный объект (объективно данный результат с точки зрения новизны его содержания не может быть обособлен и определен для общества и государства). Элементом предмета договора является сама коммерческая информация (тайна), которая предоставляется ее обладателем другому лицу. Разработка такой информации и ее передача могут производиться как по договорам, предусмотренным законодательством (например, договор на выполнение НИОКР, коммерческой концессии, простого товарищества и др.), так и по иным - "непоименованным" договорам (например, договор о создании научно-технической продукции). Однако правовая природа этих договоров в части предоставления коммерческой информации (тайны) одинакова и одинаковы условия ее передачи. Комментируемая статья и ст. 1469 ГК РФ предусматривают договоры об отчуждении и предоставлении исключительных прав на секрет производства. Но по существу предметом данных договоров является передача охраняемой информации.
2. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) не подлежит государственной регистрации в отличие от договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
3. Определение правового режима ноу-хау имеет важное значение и для решения вопроса о вовлечении его в гражданский оборот, в том числе в качестве вклада в уставный капитал и в виде вклада по договору простого товарищества. Вкладом в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества может быть исключительное право на секрет производства (ноу-хау).
При внесении имущества в уставный (складочный) капитал, в паевой фонд юридического лица основанием для перехода, предоставления права является договор с вновь созданным юридическим лицом. Как отмечается в п. 11 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 Кодекса, такой отдельный договор подлежит государственной регистрации. Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, "хотя Постановление 5/29 говорит, что этот факт должен быть указан в учредительном договоре, очевидно, что имеются в виду любые учредительные документы юридического лица" <1>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П. Постановление 5/29 о правовой охране товарных знаков // Патенты и лицензии. 2009. N 11. С. 8 - 15.
Таким образом, внесение исключительного права на секрет производства в уставный капитал требует заключения договора об отчуждении исключительного права.
Абзац 1 п. 6 ст. 66 ГК РФ предусматривает, что вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Пункт 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> по существу распространяет на ноу-хау тот же режим, что и на лицензионный договор о передаче исключительных патентных прав. Согласно этому пункту названного документа не могут быть вкладами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством. В то же время по лицензионному договору предоставляется лишь право на использование объекта: во-первых, это не учитывает возможности передачи исключительного права, во-вторых, как уже отмечалось, договоры о передаче прав на ноу-хау не подлежат регистрации.
--------------------------------
<1> Российская газета. N 152. 13.08.1996.
Выше говорилось о том, что секрет производства (ноу-хау) представляет собой особый объект интеллектуальных прав, на который весьма условно можно распространять режим исключительных прав, более точно говорить о фактической монополии на информацию, представляющую собой коммерческую тайну. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства передается исключительное право в полном объеме. В отличие от других объектов исключительных прав в отношении секрета производства в ст. 1465 ГК РФ не определен перечень способов использования, входящих в содержание исключительного права, кроме использования секрета производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. В связи с тем что содержание исключительного права на секрет производства определено весьма условно, как и сам объект, более целесообразно говорить об отчуждении не исключительного права, а самого секрета производства, а именно о передаче информации (секрета производства) с определенными ограничительными условиями. Договор о передаче ноу-хау достаточно изучен наукой <1>, но в то же время существует немало проблем, связанных прежде всего с определением предмета договора и сохранением его конфиденциальности.
--------------------------------
<1> Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976; Мельников А.А. Правовые вопросы передачи "ноу-хау" в международной торговле: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983; Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау // Патенты и лицензии. 2002. N 8. С. 40 - 44; Она же. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 - 34; Погуляев В.В. Коммерческая тайна и ноу-хау // ЭЖ-Юрист. 2004. N 18; Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау"). Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей // Исследовательский центр частного права. Статут, 2003; Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау // Право и экономика. 2006. N 3.
Существенными условиями отчуждения исключительного права на секрет производства (договор о передаче ноу-хау) являются:
- предмет, который включает в себя описание ноу-хау. Информация, характеристики которой не входят в описание, договором не охраняется;
- условие о соблюдении конфиденциальности информации обеими сторонами договора, ответственность за нарушение которой может быть предусмотрена договором. В противном случае ответственность определяется ст. 1472 ГК РФ в виде возмещения убытков;
- цена. Договор является по общему правилу возмездным, так как заключается преимущественно в сфере предпринимательских отношений. При этом оплата может осуществляться различными способами: в виде роялти, паушального платежа или в смешанной форме. В том случае, если договором предусмотрена выплата роялти, может возникать проблема с осуществлением этой обязанности в период, когда ноу-хау не использовался, а также при утрате информацией признака конфиденциальности не по вине сторон договора. В безвозмездном договоре необходимо указать на это. Если цена в договоре не определена, нормы п. 3 ст. 424 ГК РФ не применяются и договор считается незаключенным.
В связи с тем что секретом производства может выступать информация, обладающая признаками патентоспособности, договор об отчуждении права на получение патента может охватывать договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (при отчуждении права на получение патента должна быть предоставлена информация, необходимая для подачи заявки), который, однако, при отказе в государственной регистрации не сможет быть сохранен в качестве такового, поскольку информация о заявке при ее публикации станет общедоступной. Договор об отчуждении права на получение патента представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства
Комментарий к статье 1469
1. До 1 января 2008 г. лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства не регулировался.
Секрет производства (ноу-хау) можно рассматривать как объект исключительных прав лишь условно, что имеет значение для лицензионных договоров. По существу на данный объект распространяется режим фактической монополии разработчика данной информации, которая имеет ценность до тех пор, пока является недоступной и неизвестной другим лицам. В рамках договорного использования может быть предоставлена информация (секрет производства) с учетом ограничительных условий. Предоставление каких-либо прав по лицензионному договору без раскрытия сущности секрета производства (ноу-хау) не имеет значения, поскольку для пользователя ценность представляет именно неизвестность информации и возможность получения дохода при ее использовании.
Согласно п. 2 комментируемой статьи лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. Срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства ограничен действием фактической монополии. В том случае, если информация становится известной третьим лицам, теряется смысл действия договора. Если секрет производства перестает быть конфиденциальной информацией по вине ее приобретателя (что практически доказать достаточно сложно), следует применять санкции, предусмотренные договором, при их отсутствии подлежат взысканию причиненные убытки.
В научной литературе указывается, что в целях сохранения конфиденциальности информации необходимо предусмотреть обязанность сторон не только не разглашать указанную информацию, но и не передавать сведения по наследству <1>. Однако при установлении режима исключительных прав на секрет производства такое положение ограничивает правоспособность граждан в части наследования имущества и в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ является ничтожным.
--------------------------------
<1> Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1984. С. 134.
2. Сравнивая лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) и лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, можно выделить следующие особенности:
- предметом лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) выступает прежде всего передача информации. Коммерческую ценность имеет именно информация, а ее разработка другим лицом может привести к прекращению фактической монополии и утрате коммерческой ценности;
- срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца ограничен сроком действия патента. Срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) не имеет такого ограничения и зависит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на информацию;
- в лицензионном договоре в отличие от других лицензионных договоров применительно к секрету производства существенным условием является условие о соблюдении конфиденциальности, так как невыполнение данного условия ведет к прекращению самой возможности действия договора. По лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца права предоставляются на объект, информация о котором известна, иногда даже официально опубликована, в связи с чем нет необходимости соблюдать ее конфиденциальность. До заключения договора в отношении секрета производства лицензиат может не знать о ее реальном существовании, ценности, экономическом эффекте и не может этого объективно определить;
- возможность разработки аналогичного секрета производства, который также будет охраняться, иначе его разглашение повлечет прекращение фактической монополии;
- в лицензионном договоре применительно к секрету производства целесообразно предусмотреть выплату единовременной суммы, а не периодических платежей в зависимости от получения прибыли (роялти), поскольку разработчики ноу-хау независимо от своей вины могут потерять "монополию", в связи с чем лицензионный договор может утратить смысл для лицензиата;
- особый порядок прекращения договора. Среди оснований прекращения лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства - утрата секретности информации, ее "обнародование", что не имеет никакого значения для лицензионного договора в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
3. К лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства применяются не только нормы комментируемой статьи, но также общие нормы ст. 1235 - 1238 ГК РФ, общие положения об обязательствах ст. 307 - 419 ГК РФ, о договорах ст. 420 - 453 ГК РФ, поскольку иное не установлено в нормах части четвертой Кодекса и не вытекает из содержания или характера исключительного права на секрет производства.
Статья 1470. Служебный секрет производства
Комментарий к статье 1470
1. Секрет производства (ноу-хау) может быть создан работником в качестве служебного объекта наряду со служебными произведениями, изобретениями, полезными моделями и другими объектами интеллектуальных прав. В качестве служебных секретов производства могут быть разработаны патентоспособные объекты (объекты патентного права), в отношении которых работодатель принял решение о сохранении их в тайне в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
Комментируемая статья не устанавливает право работника на получение вознаграждения, как это предусмотрено в отношении произведений и объектов патентного права, что не вполне обоснованно и вызывает на практике споры. Так, в научно-техническом отчете, представляющем собой научное произведение, работа по созданию которого входила в круг трудовых обязанностей работника и создание которого имело место в процессе выполнения им этих обязанностей, содержалась информация - ноу-хау. Суд указал, что доказательство новизны такого результата интеллектуальной деятельности требует соблюдения особого порядка установления первенства, не обеспечиваемого средствами авторского права. Автор был вправе особо оговорить с работодателем включение таких результатов интеллектуальной деятельности в создаваемый объект авторского права или же предложить заключать лицензионный договор о передаче прав на ноу-хау. Учитывая, что в трудовых договорах работодатель принял на себя обязанность заключать договоры об установлении авторского вознаграждения за использование служебного произведения, суд сделал вывод о том, что прямая обязанность работодателя заключить с работником договор относительно секрета производства законом не установлена <1>.