Файл: 909- Право интеллектуальной собственности_Малышева, Стрельникова_2015 -254с.pdf

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

66 

прав  кредитора  к  другому  лицу,  новый  кредитор  несет  риск  вызванных  для  него 
неблагоприятных  последствий.  В  этом  случае  исполнение  обязательств  прежнему 
правообладателю будет признано исполнением надлежащему кредитору. 

В статье 1234 ГК РФ даны названия сторон договора – правообладатель и приобретатель, 

в качестве которых могут выступать как граждане, так и юридические лица. Здесь важно иметь 
в  виду,  что  исключительное  право  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или  средство 
индивидуализации может принадлежать нескольким лицам (совладельцам), 

После 

исполнения 

договора 

правообладатель 

приобретает 

статус 

бывшего 

правообладателя,  а  приобретатель  –  нового  правообладателя,  получая  в  полном  объеме 
исключительное  право  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или  средство 
индивидуализации,  которые  в  свою  очередь  выступают  в  качестве  предмета  договора  об 
отчуждении  исключительного  права.  Новый  обладатель  исключительного  права  на  результат 
интеллектуальной  деятельности  или  средство  индивидуализации  (приобретатель)  вправе 
использовать  такие  результат  или  средство  по  своему  усмотрению  любым  не  запрещенным 
законом  способом,  а  также  распоряжаться  исключительным  правом  (п.  1 ст.  1229  ГК  РФ),  в 
понятие которого входит как право на отчуждение охраняемых результата или средства, так и 
право на выдачу лицензии на использование таких результата или средства (ст. 1232 ГК РФ). 

Договор  должен  прямо  указывать  на  переход  (отчуждение)  исключительного  права  в 

полном объеме на результат интеллектуальной деятельности, заявленный в предмете договора. 
Иначе данный договор признается лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). 

Исключительное  право  переходит  к  приобретателю  в  момент  заключения  договора  (п. 

2 ст. 

425).  В  случае  государственной  регистрации  договора  моментом  перехода 

исключительного права является момент регистрации договора (в Роспатенте). 

По  договору  об  отчуждении  исключительного  права  приобретатель  обязуется  уплатить 

правообладателю  предусмотренное  договором  вознаграждение,  если  договором  не 
предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного 
права  условия  о  размере  вознаграждения  или  порядке  его  определения  договор  считается 
незаключенным. 

При  нарушении  приобретателем  обязанности  выплатить  правообладателю  в 

установленный  договором  срок  вознаграждение  за  приобретение  исключительного  права 
прежний  правообладатель  вправе  требовать  в  судебном  порядке  перевода  на  себя  прав 
приобретателя  исключительного  права  и  возмещения  убытков,  если  исключительное  право 
перешло к его приобретателю. 

Договор  об  отчуждении  исключительного  права  заключается  в  письменной  форме  и 

подлежит государственной регистрации, если предметом договора отчуждения является патент 
на изобретение, полезную модель, промышленный образец или свидетельство на товарный знак 
(п.  2 ст.  1232  ГК  РФ).  Несоблюдение  письменной  формы  или  требования  о  государственной 
регистрации влечет недействительность договора. 

Вариант договора об отчуждении исключительного права на товарный знак представлен в 

Приложении № 7. 

В  статье  1366  ГК  РФ  автору  предоставлено  право  сделать  публичное  предложение  о 

заключении  договора  об  отчуждении  патента.  В  этом  случае  к  заявке  на  выдачу  патента 
(подаваемой  в  Роспатент)  должно  быть  приложено  заявление,  содержащее  обязательство  о 
заключении договора об отчуждении с любым заинтересованным лицом. 

Лицо,  изъявившее  желание  заключить  с  автором  данный  договор,  должно  направить 

уведомление  об  этом  как  в  адрес  автора,  так  и  в  Роспатент.  Подача  автором  такого 
заявления-обязательства служит основанием для освобождения заявителя от уплаты патентных 
пошлин за подачу заявки и экспертизу изобретения на новизну. Эта обязанность возложена на 
то лицо, которое заключит с автором договор об отчуждении патента на изобретение. 

Если  в  течение  двух  лет  в  Роспатент  не  поступило  уведомление  о  желании  заключить 

договор об отчуждении патента, заявитель (патентообладатель) обязан сам заплатить патентные 
пошлины.  Патентообладателю  также  предоставлено  право  отозвать  свое  заявление,  подав 
ходатайство в Роспатент. 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

67 

7.1.3. Договор коммерческой концессии 

 
По  договору  коммерческой  концессии  одна  сторона  (правообладатель)  обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока 
право  использовать  в  предпринимательской  деятельности  пользователя  комплекс 
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, 
знак  обслуживания,  а  также  права  на  другие  предусмотренные  договором  объекты 
исключительных  прав,  в  частности  на  коммерческое  обозначение,  секрет  производства 
(ноу-хау). 

Договор 

коммерческой 

концессии 

предусматривает 

использование 

комплекса 

исключительных  прав,  деловой  репутации  и  коммерческого  опыта  правообладателя  в 
определенном  объеме  (в  частности,  с  установлением  минимального  и  (или)  максимального 
объема  использования),  с  указанием  или  без  указания  территории  использования 
применительно  к  определенной  сфере  предпринимательской  деятельности  (продаже  товаров, 
полученных  от  правообладателя  или  произведенных  пользователем,  осуществлению  иной 
торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации 

и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Договором  коммерческой  концессии  может  быть  предусмотрено  право  пользователя 

разрешать  другим  лицам  использование  предоставленного  ему  комплекса  исключительных 
прав  или  части  этого  комплекса  на  условиях  субконцессии,  согласованных  им  с 
правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. В договоре может 
быть  предусмотрена  обязанность  пользователя  предоставить  в  течение  определенного  срока 
определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии. 

Вознаграждение  по  договору  коммерческой  концессии  может  выплачиваться 

пользователем  правообладателю  в  форме  фиксированных  разовых  или  периодических 
платежей,  отчислений  от  выручки,  наценки  на  оптовую  цену  товаров,  передаваемых 
правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором. 

Правообладатель обязан: 
 

1) передать  пользователю  техническую  и  коммерческую  документацию  и 

предоставить  иную  информацию,  необходимую  пользователю  для  осуществления 
прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, 

2) проинструктировать  пользователя  и  его  работников  по  вопросам, связанным  с 

осуществлением этих прав; 

3) обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии; 
4) оказывать 

пользователю  постоянное  техническое  и  консультативное 

содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; 

5) не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав 

для  их  использования  на  закрепленной  за  пользователем  территории  либо 
воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории; 

6) контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 

оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии. 

 
Пользователь обязан: 
 

1) использовать  при  осуществлении  предусмотренной  договором  деятельности 

коммерческое  обозначение,  товарный  знак,  знак  обслуживания  или  иное  средство 
индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом; 

2) обеспечивать  соответствие  качества  производимых  им  на  основе  договора 

товаров,  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  качеству  аналогичных  товаров, 
работ  или  услуг,  производимых,  выполняемых  или  оказываемых  непосредственно 
правообладателем; 

3) соблюдать  инструкции  и  указания  правообладателя,  направленные  на 

обеспечение  соответствия  характера,  способов  и  условий  использования  комплекса 
исключительных  прав  тому,  как  он  используется  правообладателем,  в  том  числе 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

68 

указания,  касающиеся  внешнего  и  внутреннего  оформления  коммерческих 
помещений,  используемых  пользователем  при  осуществлении  предоставленных  ему 
по договору прав; 

4) оказывать  покупателям  (заказчикам)  все  дополнительные  услуги,  на  которые 

они  могли  бы  рассчитывать,  приобретая  (заказывая)  товар  (работу,  услугу) 
непосредственно у правообладателя; 

5) не  разглашать  секреты  производства  (ноу-хау)  правообладателя  и  другую 

полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; 

6) предоставить  оговоренное  количество  субконцессий,  если  такая  обязанность 

предусмотрена договором; 

7) информировать  покупателей  (заказчиков)  наиболее  очевидным  для  них 

способом  о  том,  что  он  использует  коммерческое  обозначение,  товарный  знак,  знак 
обслуживания  или  иное  средство  индивидуализации  в  силу  договора  коммерческой 
концессии; 

8) не  конкурировать  с  правообладателем  на  территории,  на  которую 

распространяется  действие  договора  коммерческой  концессии  в  отношении 
предпринимательской 

деятельности, 

осуществляемой 

пользователем 

с 

использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав. 

 
Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю 

требованиям  о  несоответствии  качества  товаров  (работ,  услуг),  продаваемых  (выполняемых, 
оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. 

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) 

правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем. 

7.2. Вопросы и задачи 

Вопросы 

1.

 В 

чем  заключается  принципиальное  отличие  договора  об  отчуждении 

исключительного  права  на  объекты  интеллектуальной  собственности  от  лицензионного 
договора? 

2.

   Допустимо  ли  предоставление  организацией-правообладателем  другой  организации 

права  использования  своего  товарного  знака  не  посредством  заключения  лицензионного 
договора,  а  путем  направления  правообладателем  письма,  а  затем  заключения  двустороннего 
соглашения,  в  котором  будут  указаны  условия  использования  товарного  знака,  в  том  числе  и 
вознаграждение за использование? 

Задачи 

Задача  7.1.

    Организация,  обладающая  секретом  производства,  намерена  заключить  с 

организацией-посредником  лицензионный  договор,  на  основании  которого  будет  передано 
исключительное право на секрет производства. Организация-посредник в свою очередь обязана 
найти компанию, которая на основании договора подряда организует производство продукции с 
использованием этого секрета производства. 

Вопросы.

    Требуется  ли  организации,  обладающей  секретом  производства,  оформление 

патента или совершение каких-либо действий по государственной регистрации права на секрет 
производства?  Каково  существенное  условие  лицензионного  договора  о  передаче  права  на 
секрет производства? 

Задача  7.2.

    Организация  приобрела  программное  обеспечение  по  лицензионному 

договору. 

Вопросы.

    Может  ли  организация  передать  это  программное  обеспечение  другому 

юридическому лицу? Каким договором должна быть оформлена такая передача? 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

69 

Задача 7.3.

    Организация является обладателем исключительного права на товарный знак 

и планирует оформить договоры о передаче товарного знака другим юридическим лицам. 

Вопросы.

    Будут  ли  такие  договоры  лицензионными?  Обязательна  ли  государственная 

регистрация  договора  о  передаче  неисключительных  прав  на  использование  данного  знака  в 
коммерческой рекламе? 

Задача  7.4.

    Сублицензионный  договор  на  использование  товарного  знака,  фактически 

действующий несколько лет, не зарегистрирован в Роспатенте. 

Вопросы.

    Является  ли  в  этом  случае  сублицензионный  договор  на  использование 

товарного  знака  действующим?  Каковы  возможные  гражданско-правовые  последствия 
использования товарного знака по незарегистрированному сублицензионному договору? 

Задача 7.5.

    Две организации заключили лицензионный договор о предоставлении одной 

из  них  неисключительного  права  на  использование  товарного  знака.  Данный  договор  был 
зарегистрирован  в  установленном  порядке.  Срок  действия  лицензионного  договора  истек  в 
2012 г. Планируется продлить срок действия регистрации товарного знака до 2021 г. 

Вопрос.

    Нужно  ли  регистрировать  соглашение  о  продлении  срока  действия 

лицензионного  договора?  Если  организации  заключат  соглашение  о  продлении  договора  в 
2012 г.,  то  могут  ли  они  обратиться  в  регистрационные  органы  для  регистрации  соглашения, 
например, в 2014 г.? 

Задача  7.6.

    Организация  приобрела  по  неисключительной  лицензии  право  на 

использование патента на изобретение. 

Вопрос.

    Имеет  ли  право  организация  установить  срок  использования  патента  на 

изобретение 2 года? 

Задача 

7.7.

Организацией 

заключен 

лицензионный 

договор 

с 

автором-патентообладателем, который не является сотрудником организации. 

Вопросы.

    Какие  условия  должен  содержать  лицензионный  договор?  Каков  порядок 

выплаты вознаграждения автору? 

Задача 7.8.

    Организация будет разрабатывать интернет-сайт по заданию заказчика. 

Вопрос.

    Следует  ли  предусматривать  в  договоре  на  разработку  сайта  какие-либо 

специальные условия о передаче исключительного права? 

Задача  7.9.

    Организация  планирует  приобрести  у  правообладателя  право  на 

использование технологического узла, необходимого для изготовления оборудования. 

Вопрос.

    Каким  образом  передается  удостоверенное  патентом  право  на  использование 

данного технологического узла? 

Задача 7.10.

    В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ стороны вправе заключить договор об 

отчуждении 

исключительного 

права 

на 

объект 

интеллектуальной 

собственности 

(лицензионный договор) на безвозмездной основе. Вместе с тем согласно ч. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ 
дарение,  за  исключением  обычных  подарков,  стоимость  которых  не  превышает  трех  тысяч 
рублей, между коммерческими организациями не допускается. Стоит отметить, что предметом 
договора  дарения  согласно  п.  1 ст.  572  ГК  РФ  могут  быть  вещь  либо  имущественное  право 
(требование). 

Вопрос.

    Вправе  ли  коммерческие  организации  заключить  между  собой  безвозмездный 

договор  об  отчуждении  исключительного  права  (лицензионный  договор)  на  объект 
интеллектуальной собственности? 

Задача 7.11.

    ОАО намерено  учредить дочернее общество. Акции создаваемой дочерней 

компании предполагается оплатить исключительными правами на программный продукт. 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

70 

Вопросы.

    На  основании  какого  договора  осуществляется  передача  исключительных 

прав:  лицензионный  договор  или  договор  об  отчуждении  исключительного  права?  На  какой 
срок  должен  быть  заключен  лицензионный  договор,  если  дочернее  общество  создается  без 
ограничения срока? 

Задача  7.12.

    Правообладателями  исключительного  права  на  программу  ЭВМ  являются 

два физических лица (по 1 / 2 доли в исключительном праве). Один из правообладателей умер. 
Другой правообладатель, ставший единственным, является его прямым наследником и вступит 
в права наследования через шесть месяцев. 

Вопрос.

    Может  ли  наследник  заключить  с  юридическим  лицом  лицензионный  договор 

как  единственный  правообладатель  до  истечения  шестимесячного  срока  на  принятие 
наследства? 

Задача 7.13.

    Между организациями заключен лицензионный договор, согласно которому 

лицензиар  обязуется  передать  лицензиату  следующие  неисключительные  права  на 
использование программ для ЭВМ и базы данных (простая неисключительная лицензия): 

1) право на распространение экземпляров программных продуктов на территории 

всех стран мира; 

2) право на воспроизведение для инсталляции. 

 
По лицензионному договору лицензиат вправе передавать указанные в предмете договора 

права  на  использование  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных  третьим  лицам,  если  отдельные 
ограничения  не  установлены  в  отношении  конкретных  продуктов  или  на  основании  иных 
соглашений между сторонами. Согласно лицензионному договору, объем и срок действия прав 
на  воспроизведение  в  отношении  конкретных  продуктов,  сублицензированных  конечным 
пользователям  в  период  действия  лицензионного  договора,  определяется  «пользовательским 
лицензионным соглашением», входящим в состав документации, сопровождающей продукт. 

В  то  же  время  между  лицензиаром  и  лицензиатом  заключено  соглашение,  согласно 

которому  лицензиар  обязуется  поставлять  по  заказам  лицензиата  экземпляры  программ  для 
ЭВМ, базы данных для их дальнейшего распространения. Предметом соглашения не является 
предоставление прав на использование каких-либо объектов интеллектуальной собственности. 
Лицензиат в свою очередь заключает с третьим лицом (пользователем) договор, по которому он 
принимает  на  себя  обязательства  по  поставке  третьему  лицу  программных  продуктов  на 
условиях, не противоречащих вышеуказанному соглашению. 

Вопрос.

    Достаточно ли договора поставки программных продуктов между лицензиатом 

и третьими лицами либо необходимо заключить сублицензионный договор между лицензиатом 
и третьим лицом? 

Задача  7.14.

    Сотрудники  вуза  занимаются  научно-исследовательской  работой,  в 

результате  которой  у  образовательного  учреждения  возникают  объекты  интеллектуальной 
собственности:  программы  для  ЭВМ,  изобретения,  создаваемые  силами  сотрудников,  секреты 
производства (ноу-хау). 

Вопрос.

    Вправе  ли  работодатель  заключить  с  работником,  занимающим  должность 

начальника  отдела  инновационного  развития  и  охраны  интеллектуальной  собственности 
высшего учебного заведения, договор о полной материальной ответственности для обеспечения 
сохранности названных объектов интеллектуальной собственности? 

Задача 7.15.

    Организация-заказчик заключила с организацией-исполнителем договор на 

выполнение  научно-исследовательских  работ.  Согласно  условиям  договора,  права  на 
результаты  НИОКР  принадлежат  заказчику,  право  на  подачу  заявки  и  получение  патента  на 
созданные при выполнении договора изобретения принадлежит заказчику. Исполнителем были 
нарушены условия договора и патенты зарегистрированы на свое имя. 

Вопросы.

    Кому  могут  принадлежать  исключительные  права  на  результаты