Файл: 909- Право интеллектуальной собственности_Малышева, Стрельникова_2015 -254с.pdf

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

61 

лицензиара. 

 
Неисполнение  той  или  иной  стороной  лицензионного  договора  его  условий  может 

повлечь  возложение  на  виновную  сторону  гражданско-правовых  санкций  по  правилам 
договорной ответственности. 

Лицензионный  договор  заключается  в  письменной  форме  и  подлежит  государственной 

регистрации  в  Роспатенте  (ст.  1369  ГК  РФ).  Моментом  заключения  лицензионного  договора 
считается  момент  его  регистрации,  подписанный,  но  не  зарегистрированный  лицензионный 
договор не порождает гражданских прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но 
даже между сторонами данного договора. 

Принудительная  лицензия.

Принудительная  лицензия  предоставляет  право 

использовать  результат  интеллектуальной  деятельности  не  в  соответствии  с  условиями 
договора,  заключенного  с  правообладателем,  а  по  судебному  решению,  вынесенному  по 
требованию  заинтересованного  лица,  и  на  указанных  в  этом  решении  условиях  (ст.  1239  ГК 
РФ). 

Принудительная  лицензия  представляет  собой  исключение  из  общих  правил  о 

лицензионных договорах, а потому допустима лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ, 
если: 

1) изобретение,  полезная  модель  или  промышленный  образец  не  используются 

либо  недостаточно  используются  патентообладателем  в  течение  предусмотренных 
законом сроков (для изобретения и промышленного образца – в течение четырех лет, 
для  полезной  модели  –  в  течение  трех  лет,  для  товарного  знака  –  в  течение  любых 
трех  лет),  что  приводит  к  недостаточному  предложению  соответствующих  товаров, 
работ  или  услуг  на  рынке,  неисключительная  лицензия  может  быть  принудительно 
получена  любым  лицом,  желающим  и  готовым  использовать  такой  объект  (п.  1 ст. 
1362 ГК РФ); 

2) патентообладатель  отказывается  от  заключения  лицензионного  договора  на 

производство или реализацию являющихся селекционными достижениями семян или 
племенного  материала  на  условиях,  соответствующих  установившейся  практике, 
любое  лицо,  желающее  и  готовое  использовать  данное  селекционное  достижение, 
может принудительно получить неисключительную лицензию на такое использование 
названного  объекта  (п.  1 ст.  1423  ГК  РФ),  что  также  будет  соответствовать 
общественным интересам. 

 
Принудительная  лицензия  может  касаться  использования  только  результатов 

интеллектуальной деятельности, но не средств индивидуализации товаров и их производителей. 
При  этом  использование  такого  результата  в  общественных  (публичных)  целях  возможно 
только на основании простой (неисключительной) лицензии. 

Открытая  лицензия.

    Открытая  лицензия  представляет  собой  самоограничение  прав 

патентообладателя  путем  добровольно  принятых  на  себя  обязательств:  патентообладатель 
обращается  с  публичным  предложением,  обращенным  к  неопределенному  кругу  лиц, 
заключить  лицензионный  договор.  Такое  предложение  осуществляется  путем  подачи 
патентообладателем  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  по  интеллектуальной 
собственности  заявления  о  возможности  предоставления  любому  лицу  права  использования 
изобретения,  полезной  модели  или  промышленного  образца  (ст.  1366  ГК  РФ).  Сведения 
публикуются на средства патентообладателя. 

Целесообразность  института  открытой  лицензии  заключается  в  стремлении  государства 

ускорить  оборот  исключительных  прав  на  результаты  интеллектуальной  деятельности.  Для 
достижения указанной цели государство идет на предоставление патентообладателю льготы по 
уплате пошлин: уменьшение размера годовой пошлины за поддержание патента в силе на 50 % 
начиная  с  года,  следующего  за  годом  публикации  указанным  федеральным  органом  сведений 
об открытой лицензии. 

Особенностью  данной  лицензии  является  то,  что  патентообладатель  обязан  заключить 

лицензионный договор с лицом, которое изъявило желание заключить договор. Таким образом, 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

62 

заключение  лицензионного  договора  обязательно  для  патентообладателя;  принцип  свободы 
договора в данном случае ограничен. 

Если в течение двух лет не поступят письменные предложения о заключении договора на 

условиях, которые были опубликованы в официальном бюллетене, то открытая лицензия может 
быть  отозвана  патентообладателем  до  истечения  действия  патента. Отзыв  открытой  лицензии 
также  подлежит  опубликованию  федеральным  органом  исполнительной  власти  по 
интеллектуальной собственности. 

Если патентообладатель отзовет открытую лицензию, он должен не только в дальнейшем 

платить патентную пошлину за поддержание в силе патента в полном объеме, но и доплатить 
патентную пошлину за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии 
в официальном бюллетене. 

Опционный  (предлицензионный)  договор.

    Если  потенциальный  инвестор  изъявил 

желание  приобрести  у  патентообладателя  соответствующий  результат  интеллектуальной 
деятельности,  но  для  принятия  окончательного  решения  требуется  испытание  опытного  или 
мелкосерийного образца в условиях покупателя, стороны заключают опционный договор9. 

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключения 

контракта,  совершения  иных  подобных  действий  в  течение  определенного  срока  на 
определенных  (фиксированных)  условиях  или  первоочередное  право.  При  продаже 
интеллектуальной  собственности  зачастую  коммерческая  ценность  изобретения  и  даже  сама 
возможность  его  коммерческой  реализации  определяется  в  период  действия  опционного 
договора. Поэтому в этой сфере опцион обычно означает первоочередное право. 

В гражданском законодательстве России опцион называется предварительным договором 

(ст.  429  ГК  РФ).  Установлено,  что  по  предварительному  договору  стороны  обязуются 
заключить  в  будущем  договор  о  передаче  имущества,  выполнении  работ  или  оказании  услуг 
(основной  договор)  на  условиях,  предусмотренных  предварительным  договором.  Последний 
должен  содержать  условия,  позволяющие  установить  предмет,  а  также  другие  существенные 
условия основного договора. 

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить 

основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной 
договор  в  течение  года  с  момента  подписания  предварительного  соглашения.  Если  одна  из 
сторон  уклоняется  от  заключения  основного  договора,  другая  вправе  обратиться  в  суд  с 
требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков (ст. 445 
ГК РФ). 

В  то  же  время,  если  в  период  действия  предварительного  договора  не  будет  заключен 

основной  договор  и  хотя  бы  одна  из  сторон  не  направит  партнеру  предложение  заключить 
таковой, 

обязательства, 

предусмотренные 

предварительным 

договором, 

считаются 

прекращенными. 

Как правило, опцион предполагает осуществление выплат (чаще в виде разового платежа) 

за  передачу  технологии  на  испытание  в  виде  технической  документации,  опытного  образца  и 
т. п. 

Договор  включает  обязательство  принимающей  стороны  сохранять  полученную 

информацию  в  режиме  конфиденциальности.  Обязательство  передающей  стороны  в  течение 
срока  действия  опциона  не  продавать  технологию  третьим  лицам  и  в  первую  очередь 
предложить ее партнеру по соглашению. 

Законодательством  предусмотрено,  что  свобода  сторон  при  заключении  договоров 

ограничивается  среди  прочего  добровольно  принятым  обязательством  (п.  1 ст.  421  ГК  РФ). 
Поэтому  условия  опциона  должны  формулироваться  особенно  тщательно,  ведь  они  могут 
предрешить дальнейшие обязательства сторон (Приложение 7). 

Лицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования  секрета 

производства  (ноу-хау).

    Для  целей  предоставления  правовой  охраны  секрет  производства 

(ноу-хау) должен иметь следующие признаки: 

9 

Колпынюк Б. А.

    Инвестиции. М.: Изд-во Михайлова В. А., 2003. 850 с. 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

63 

1) действительная  или  потенциальная  коммерческая  ценность,  что  предполагает 

их оборотоспособность; 

2) неизвестность таких сведений третьим лицам, что предопределяет их ценность; 
3) отсутствие  свободного  доступа  на  законном  основании  к  таким  сведениям  у 

третьих лиц; 

4) введение  в  отношении  таких  сведений  режима  коммерческой  тайны  (ст.  1465 

ГК РФ). 

 
Передача  ноу-хау  по  лицензионному  договору  может  осуществляться  двумя  путями, 

поэтому различают: 

1) договор  о  передаче  лицензий  непосредственно  на  ноу-хау  (беспатентная 

лицензия); 

2) договор  по  передаче  лицензии  на  ноу-хау  в  совокупности  с  какими-либо 

охраняемыми правами на промышленную собственность, например на изобретение. 

 
Принципиальным различием между договорами в рамках данной классификации является 

и порядок их заключения. 

Договор,  предметом  которого  выступают  только  права  на  ноу-хау,  не  подлежит 

государственной  регистрации  в  Федеральном  органе  исполнительной  власти  по 
интеллектуальной  собственности;  договор  считается  заключенным  с  момента  подписания  его 
сторонами. Отсутствие правовой охраны в форме выдаваемого государством патента – одно из 
важнейших отличий секрета производства от запатентованного изобретения. В качестве секрета 
производства  (ноу-хау)  могут  быть  использованы  как  патентоспособные,  так  и 
непатентоспособные  объекты,  однако  во  всех  случаях  секрет  производства  (ноу-хау) –  это 
незапатентованный  объект,  поскольку  действительная  или  потенциальная  коммерческая 
ценность  секрета  производства  (ноу-хау)  для  ее  обладателя  определяется  именно  тем 
обстоятельством,  что  его  сущность  (соответствующие  сведения)  не  разглашена  и  неизвестна 
третьим лицам. 

Сведения,  составляющие  секрет  производства  (ноу-хау),  не  должны  быть 

общедоступными. Обладатель должен ограничить доступ к соответствующим сведениям путем 
установления порядка обращения с ними и контроля за соблюдением такого порядка. 

Содержание  лицензионного  договора  о  предоставлении  права  использования  секрета 

производства составляют права и обязанности его сторон  – лицензиара и лицензиата (ст. 1469 
ГК  РФ).  К  лицензионному  договору  о  предоставлении  права  использования  секрета 
производства  следует  применять  также  общие  нормы  о  лицензионном  договоре.  К 
существенным  условиям  лицензионного  договора  о  предоставлении  права  использования 
секрета производства следует отнести: 

1) предмет договора; 
2) способы использования секрета производства; 
3) цену договора, если договор является возмездным; 
4) конфиденциальность секрета производства. 
Серьезного  внимания  заслуживает  точное  определение  предмета  договора,  поскольку 

сведения,  составляющие  секрет  производства,  не  публикуются  и  их  содержание  можно 
определить только из текста договора10. 

Лицензиат  может  использовать  секрет  производства  только  в  пределах  тех  прав  и  теми 

способами, которые предусмотрены в лицензионном договоре. При этом право использования 
секрета  производства,  прямо  не  указанное  в  лицензионном  договоре,  не  считается 
предоставленным  лицензиату.  В  лицензионном  договоре  должна  быть  указана  территория,  на 
которой  используется  секрет  производства,  а  если  она  не  указана,  то  лицензиат  вправе  его 

10   Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации.  Часть  четвертая  /  Э.  П.  Гаврилов,  О.  А. 

Городов. М.: ТК Велби: Проспект, 2007. С. 636–638. 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

64 

использовать на всей территории России, т. е. без каких-либо территориальных ограничений. 

Важно,  чтобы  при  заключении  лицензионного  договора  о  предоставлении  права 

использования  секрета  производства  были  четко  определены  права  и  обязанности  сторон,  в 
частности договорные условия о гарантиях лицензиара, относящиеся к технико-экономическим 
и  правовым  аспектам  в  отношении  сторон  лицензионного  договора.  Гарантия 
технико-экономического  характера  заключается  в  обеспечении  осуществимости  предмета 
лицензионного договора. Правовые гарантии лицензиара возлагают на него ответственность за 
возможное  нарушение  лицензиатом  патентных  прав  третьих  лиц  в  процессе  использования 
последними переданного по лицензии секрета производства. 

Передача  лицензиату  права  использования  секрета  производства  осуществляется  на 

началах предоставления неисключительного или исключительного права его использования. 

В  течение  срока  действия  лицензионного  договора  лицензиар  обязан  воздерживаться  от 

каких-либо  действий,  способных  затруднить  осуществление  лицензиатом  предоставленного 
ему  права  использования  секрета  производства.  Лицензионный  договор  может  быть  как  с 
указанием, так и без указания срока его действия. В случае неуказания срока действия договора 
любая  из  сторон  вправе  в  любое  время  отказаться  от  договора,  предупредив  об  этом  другую 
сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный 
срок.  Кроме  того,  в  случае  неуказания  срока  действия  договора  следует  учитывать  норму  п. 
4 ст. 1235 ГК РФ, согласно которой лицензионный договор считается заключенным на пять лет, 
когда в договоре срок его действия не определен. 

Поскольку  приобретенные  знания  и  опыт  остаются  у  лицензиата  навсегда,  даже  если 

будет  исполнено  закрепленное  в  договоре  условие  о  возврате  лицензиару  технической 
документации,  целесообразно  включать  соответствующее  условие  в  лицензионный  договор, 
например  условие  о  бессрочном  характере  использования  лицензиатом  предмета  секрета 
производства. 

Закрепление 

обязательства 

сторон 

лицензионного 

договора 

по 

сохранению 

конфиденциальности  секрета  производства  крайне  важно  для  устранения  угрозы  обесценения 
предоставляемого  по  договору  нематериального  объекта.  Лицо,  распорядившееся  своим 
правом,  обязано  сохранять  конфиденциальность  секрета  производства  в  течение  всего  срока 
действия  лицензионного  договора,  а  лица,  получившие  договорные  права,  обязаны  сохранять 
конфиденциальность до прекращения действия исключительного права на секрет производства. 

Если  заключается  договор,  по  которому  передается  смешанная  лицензия,  т. е. 

одновременно и патентные права, такой договор подчиняется правилам о договоре патентной 
лицензии. Следовательно, он должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в 
федеральном  органе  исполнительной  власти  по  интеллектуальной  собственности;  договор  в 
этом случае будет считаться заключенным с момента его регистрации. 

Лицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования  товарного  знака.

Товарный  знак  представляет  собой  наиболее  широко  распространенное  средство 
индивидуализации товаров, работ и услуг. 

По  лицензионному  договору  передается  товарный  знак  (обозначение),  который  получил 

правовую  охрану.  Правоустанавливающим  документом  на  товарный  знак  является 
свидетельство,  зарегистрированное  в  Государственном  реестре  товарных  знаков. 
Лицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования  товарного  знака  подлежит 
обязательной государственной регистрации. 

По  лицензионному  договору  владелец  исключительного  права  на  товарный  знак 

(лицензиар)  предоставляет  или  обязуется  предоставить  лицензиату  право  использования 
товарного знака. Это право предоставляется: 

1) в определенных договором пределах; 
2) с  указанием  или  без  указания  территории,  на  которой  допускается 

использование; 

3) применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. 

 
В договоре могут содержаться различные ограничения на использование товарного знака 

Ирина Александровна Стрельникова, Марина Филипповна Малышева: «Право интеллектуальной собственности» 

65 

лицензиатом. Так, например, может быть указано, что договор предоставляет лицензиату право 
использования  товарного  знака  только  к  части  товаров,  для  которых  товарный  знак 
зарегистрирован, или только к определенным видам товара. 

В лицензионный договор должны быть включены условия о качестве товаров лицензиата. 

Лицензиат должен обеспечить, чтобы товары, производимые или реализуемые лицензиатом, на 
которых лицензиат помещает лицензионный товарный знак, соответствовали тем требованиям 
и качеству, которые установлены лицензиаром (ст. 1489 ГК РФ). 

Лицензиару  предоставлено  право  осуществлять  контроль  за  соблюдением  лицензиатом 

указанных  выше  условий  о  качестве  товаров.  Эта  норма  применяется  только  в  тех  случаях, 
когда  в  лицензионный  договор  включены  условия  о  качестве  товаров,  маркированных 
лицензионным товарным знаком. 

Лицензиар, чье требование о соблюдении условий о качестве товара нарушено, вправе в 

порядке регресса получить полное возмещение своих убытков от лицензиата. 

7.1.2. Договор об отчуждении исключительных прав 

 
По  такому  договору  одна  сторона  (правообладатель)  передает  или  обязуется  передать 

принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство  индивидуализации  в  полном  объеме  другой  стороне  (приобретателю)  (ст.  1234  ГК 
РФ).  Аналогичная  формулировка  применяется  при  отчуждении  исключительных  прав  на 
различные результаты интеллектуальной деятельности, а именно: 

1) на произведение как объект авторского права (ст. 1285 ГК РФ); 
2) объекты смежных прав (ст. 1307 ГК РФ); 
3) изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365, 1366 ГК 

РФ); 

4) селекционное достижение (ст. 1426, 1427 ГК РФ); 
5) топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК РФ); 
6) секрет производства – ноу-хау (ст. 1468 ГК РФ); 
7) товарный знак (ст. 1488 ГК РФ). 

 
Договор  об  отчуждении  исключительного  права  по  общему  правилу  следует  считать 

двусторонним,  так  как  он  предусматривает  взаимные  права  и  обязанности  для  обоих 
участников.  Исключение  составляет  лишь  безвозмездный  договор  (по  существу  являющийся 
разновидностью  договора  дарения)  по  причине  отсутствия  у  одаряемой  стороны  каких-либо 
обязанностей11. 

Существенные  условия  договора  об  отчуждении.

    Предметом  договора  является 

исключительное  право  на  результат  интеллектуальной  деятельности  с  указанием  его 
характеристики и реквизитов, содержащихся в документе о регистрации (если объект подлежал 
государственной регистрации). Исключительное право, передаваемое по договору, может быть 
обременено  ранее  заключенными  лицензионным  договором  либо  договором  о  залоге 
исключительного  права.  Такое  обремененное  исключительное  право  может  выступать  в 
качестве предмета договора об отчуждении исключительного права. 

При  переходе  исключительного  права  по  договору  об  отчуждении  ранее  заключенные 

лицензионные  договоры  сохраняют  силу.  В  соответствии  с  п.  7 ст.  1235  ГК  РФ  переход 
исключительного  права  не  является  основанием  для  изменения  или  расторжения 
лицензионного  договора,  заключенного  предшествующим  правообладателем.  При  этом 
согласия  лицензиата  не  требуется,  однако  новый  правообладатель  должен  уведомить 
лицензиата  об  отчуждении  права,  в  противном  случае  согласно  п.  3 ст.  382  ГК  РФ:  если 
должник, в нашем случае – лицензиат, не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе 

11  

Рузакова  О.

    Договорные  правоотношения  в  действующем  законодательстве.  Договоры  о  создании 

результатов  интеллектуальной  деятельности  //  Интеллектуальная  собственность.  Промышленная  собственность. 
2008. № 3. С. 40.