Файл: «Договоры о передачи авторских прав».pdf

1.2. Роль лицензионного договора как средства защиты авторских прав

Нормой пункта 3 статьи 1252 ГК РФ предусматривается, что за нарушение исключительного права в случаях, предусмотренных законом, правообладатель вместо возмещения убытков вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации. Компенсация как мера ответственности предусмотрена только за нарушение исключительного права в отношении произведений (ст. 1301 ГК РФ), объектов смежных прав (ст. 1311 ГК РФ), объектов патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ), товарных знаков и наименования места происхождения товаров (ст. ст. 1515 и 1537 ГК РФ), а также за удаление информации о правообладателе или нарушение технических средств защиты доступа к охраняемому объекту (ст. ст. 1299, 1300, 1309 и 1310 ГК РФ). При этом правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Способ определения размера компенсации, подлежащей взысканию, правообладатель по своему усмотрению выбирает из предлагаемых законом вариантов, а именно:

• в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров;
• в двукратном размере стоимости права использования объекта, определяемой из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель^[8].

В последнем случае в качестве средства, стоимость которого подлежит удвоению, как раз и выступает стоимость права использования результата, предоставляемого по лицензионному договору.

Согласно пункту 43.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»^[9] (далее – Постановление №5/29)) если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации, как отмечается в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав^[10] (далее – Обзор 2015), суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Это означает, как указывается в судебных актах, что при заявлении компенсации в двукратном размере стоимости товаров или стоимости права использования в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ положения, которые были избраны истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагают возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения. Такое положение дел связано с тем, что стоимость контрафактных товаров, как и стоимость предоставления исключительного права, может быть достаточно точно определена. Когда же компенсация заявляется истцом в твердой денежной сумме, суд определяет размер компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права этого правообладателя, вероятные убытки правообладателя, и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 43.3 Постановления №5/29).

Однако практика показывает, что не всегда применение компенсации приводит к восстановлению баланса имущественного интереса, несмотря на сформулированную в Постановлении правовую позицию о том, что «размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя»^[11]. Зачастую, как указывает профессор Л.А. Новоселова, расчет компенсации за нарушение одним действием прав на несколько результатов, принадлежащих одному правообладателю, порождает в стоимостном ее выражении «мультипликационную ответственность»^[12], что никак не соответствует компенсационному характеру гражданско-правовой ответственности и влечет неосновательное обогащение правообладателя.

В то же время Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 13 декабря 2016 года №28-П^[13] (далее – Постановление №28-П) подтвердил непротиворечие положениям Конституции Российской Федерации норм ГК РФ, предусматривающих применение компенсации за нарушение исключительного права. Безусловно, разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации побуждают юридическое сообщество к доктринальному осмыслению института гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права и внесению предложений о соответствующих законодательных изменениях.

Не останавливаясь на обсуждении актуальных вопросов применения компенсации, затронутых в Постановлении №28-П (они требуют отдельного рассмотрения), отметим, что Конституционный Суд Российской Федерации компенсацию в двукратном размере стоимости товара или права определил как штрафную меру ответственности.

В гражданском праве допустим штрафной характер ответственности, когда она предусмотрена договором или законом (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ), и в таком случае взысканию подлежат и неустойка, и убытки.

Применительно к лицензионному договору как средству расчета компенсации следует отметить, что двукратный размер стоимости права использования не следует рассматривать в качестве штрафного характера ответственности. Так, если на основании решения суда с нарушителя взыскивать в пользу правообладателя для восстановления его имущественного положения только однократную стоимость права использования, то такой размер возмещения не окажет воспитательного действия на нарушителя. В такой ситуации, по существу, нарушителя понуждают приобрести стоимость лицензии, но уже после нарушения им исключительного права.

О.С. Иоффе отмечал, что «понуждение к надлежащему исполнению обязательств нельзя считать мерой ответственности, обязанность реального исполнения вытекает непосредственно из самого обязательства. И если бы только ею ограничивались последствия правонарушения, это было бы равносильно полной безответственности нарушителя, который как до, так и после нарушения нес бы одну и ту же обязанность – выполнить принятое на себя обязательство. Поскольку ответственность всегда составляет определенный вид имущественных или личных лишений, она должна выражаться в каком-то дополнительном бремени, тем самым вызывая для нарушителя определенные отрицательные последствия»^[14].

Двукратная стоимость права использования как раз и возлагает на нарушителя дополнительное бремя, связанное с неисполнением нарушителем обязанности, в частности не использовать охраняемый результат или использовать его только по разрешению правообладателя.

Какие бы последующие действия ни были совершены с контрафактной продукцией (хранение, перепродажа, прокат), первоначальным нарушителем всегда является лицо, изготовившее продукцию на основе охраняемого результата. При нормальном имущественном обороте такое лицо для изготовления продукции должно было приобрести лицензию, но, поскольку им разрешение на совершение определенных действий по изготовлению продукции получено не было, вполне закономерно, что именно изготовитель и должен нести дополнительные обременения в виде двукратной стоимости права.

Полагаем, что компенсация, рассчитанная как двукратная стоимость права, подлежит применению только к изготовителю продукции на основе охраняемого результата. Поскольку способ защиты нарушенного права зависит от существа такого права и характера нарушения (п. 1 ст. 1250 ГК РФ), выбор способа расчета компенсации, применяемой к последующим нарушителям, должен определяться с учетом характера совершенного ими нарушения.

Следует согласиться с профессором Э.П. Гавриловым, отметившим, что в настоящее время законодательно закрепленные условия о применении компенсации не всегда учитывают, какой объект прав участвует в обороте и в отношении какого объекта совершена сделка. Что касается непосредственно интеллектуальных прав или «купли-продажи материальных носителей (вещей, товаров)», в отношении которых «должны соблюдаться права третьих лиц (ст.ст. 460-462 ГК РФ), к числу которых относятся авторские права и патентные права, то согласно правилам об «исчерпании исключительных прав» (ст. ст. 1272, 1325, 1359, 1422, 1456, 1487 ГК РФ) исключительные права на дальнейшее распространение носителей считаются прекратившимися»^[15].

В целях достижения восстановительного характера ответственности при расчете компенсации через стоимость права, полагаем, должно учитываться то, что стоимость лицензионного договора напрямую зависит от количества продукции, которую разрешается изготовить по лицензии. Если продукция была изготовлена контрафактной, то распространитель такой продукции, по существу, лишил правообладателя дохода. И этот доход достаточно легко подсчитать как разницу между закупочной ценой и перепродажной ценой, умноженной на количество распространенной контрафактной продукции. Получается, что каждый нарушитель отвечает за совершенное им нарушение. Если бы продавец распространял легально изготовленную продукцию, то доход от нее был бы учтен в стоимости лицензии. В случае же контрафактной продукции именно прибыль от ее реализации подлежит взысканию в пользу правообладателя.

Следует отметить, что профессор Э.П. Гаврилов в контексте ответственности за нарушение исключительного права обратил внимание на такое его свойство, как исчерпание исключительного права на дальнейшее распространение материального носителя. К сожалению, все еще существует статья 1487 ГК РФ (предусматривающая национальный принцип исчерпания исключительного права), применение которой и порождает ту самую «мультипликационную ответственность» при импорте совершенно легально приобретенных товаров у непосредственного обладателя исключительного права. Складывается странная ситуация, когда представитель такого правообладателя или сам правообладатель после приобретения у него на законных основаниях товара и после пересечения товаром таможенной границы заявляет требование о нарушении его исключительных прав.

Так, например, удовлетворяя требование, суд в мотивировочной части судебного акта указывает, что правообладатель «не давал ответчику согласия на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, в связи с чем совершение последним действий, направленных на введение указанной партии товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, нарушает право и создает угрозу нарушения прав истца на объект интеллектуальной деятельности» (постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2014 года №С01-97/2014 по делу №А40-4462/2013)^[16].

Полагаем, что институт применения компенсации за нарушение исключительного права, безусловно, требует доктринальной проработки и дополнительного законодательного усовершенствования. Тем не менее двукратная стоимость лицензионного договора в качестве средства расчета компенсации вполне отвечает целям гражданско-правовой ответственности при нарушении исключительного права.

Еще одна функция, которую, по нашему мнению, может выполнять безвозмездный лицензионный договор, - это защита прав правообладателя (как превентивный способ). Такой способ защиты и выполняемая им функция напрямую не закреплены в ГК РФ, однако они следуют из содержания законодательства и логики развития процессуального законодательства на современном этапе.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются предусмотренными гражданским законодательством способами с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения. Способы, применимые для защиты интеллектуальных прав, указаны в статьях 1250-1252 ГК РФ.

Среди способов защиты исследователи выделяют способы самозащиты, применяемые до нарушения права (превентивные меры), отмечая при этом, что применение таких способов зависит от конкретной юридической ситуации.

К таким способам защиты интеллектуальных прав, в частности, можно отнести предупредительную маркировку, технические средства защиты и т.д. При этом добавим, что они применимы для защиты определенного конкретного интеллектуального права в конкретной ситуации.

Полагаем, что неисключительный безвозмездный лицензионный договор как способ защиты интеллектуальных патентных прав может выполнять такую превентивную функцию в урегулировании конкретной ситуации между патентообладателем и преждепользователем, а по аналогии и с послепользователем (пп. 3 и 4 ст. 1400 ГК РФ).