Файл: Право на товарный знак и знак обслуживания (1. Основные правовые положения фирменного наименования).pdf

Как следует из пункта 1 ст. 1486 ГК РФ, для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака обстоятельствами, имеющими значение для рассматриваемого дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего исковое заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Причем при отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество, ссылаясь на свое сотрудничество с ООО «АЛВИС Патент» по вопросам, связанным с подготовкой к процедуре государственной регистрации и промышленному производству средств гигиены полости рта под торговым названием «Ангиосепт», представило соответствующие договоры и свидетельство о государственной регистрации на производство, реализацию и использование косметических средств для гигиены полости рта.

Проанализировав и оценив все представленные обществом доказательства, суд пришел к выводу, что оно доказало свою заинтересованность только в отношении досрочного прекращения правовой охраны товарного знака для товаров 03 класса МКТУ «косметические средства на основе натуральных компонентов», в то время как суд не признал товары (средства гигиены полости рта, предназначенные для полоскания полости рта) однородными товарам 05 и 30 классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, в силу несоответствия их критериям, сформулированным в пункте 3 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг по экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 198^[36].

При этом по мнению суда, представленная обществом копия заявки на государственную регистрацию комбинированного товарного знака «Ангиосепт» от 2 декабря 2014 г. не может свидетельствовать о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, так как указанная заявка была подана истцом в Роспатент уже после его обращения в суд, в то время как заинтересованность должна быть доказана на момент обращения с иском, т.е. на 3 июня 2014 г.

Суд установил, исходя из представленных доказательств, что фармацевтические препараты с использованием товарного знака «Dr. Theiss Angi Sept/Доктор Тайсс Анги Септ» производились правообладателем (компанией) и реализовывались на территории России. При этом довод истца (общества) о том, что ответчиком (компанией) использовался оспариваемый товарный знак не в том виде, в каком он зарегистрирован, судом был отклонен, поскольку использование товарного знака путем транслитерации букв латинского алфавита допускается в силу пункта 2 ст. 1486 ГК РФ (в редакции, действовавшей в исследуемый период использования товарного знака), такое изменение его отдельных элементов не влияет на его различительную способность и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку.

---

Оценив вышеуказанные представленные ответчиком доказательства, суд признал, что ими подтверждается факт использования товарного знака по свидетельству РФ N 186749 в отношении как товаров 05 и 30 классов МКТУ «фармацевтические препараты, в том числе для ухода за полостью рта, медицинские препараты, в том числе для ухода за полостью рта, сборы, лекарственные настои, конфеты и леденцы лекарственные, в том числе для ухода за полостью рта; капсулы для медицинских целей», «конфеты, конфеты мятные; мед», так и товаров 03 класса МКТУ «косметические средства на основе натуральных компонентов»^[37].

При этом суд учел Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 2 марта 1998 г. N 41, согласно которым при подаче заявки на регистрацию товарного знака возможно указание обобщенных наименований, охватывающих максимальный круг видов товаров, интересующих заявителя, или отдельных наименований наряду с обобщенными наименованиями.

С учетом вышеизложенного при доказанности факта использования компанией товарного знака по свидетельству РФ N 186749 в отношении товаров 03, 05 и 30 классов МКТУ и факта заинтересованности общества в досрочном прекращении товарного знака только в отношении товаров 03 класса МКТУ в объеме правовой охраны товарного знака, суд в удовлетворении искового заявления общества отказал (решение от 9 декабря 2014 г.).

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось с кассационной жалобой в президиум Суда по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2015 г. по делу СИП-530/2014^[38] решение суда первой инстанции от 9 декабря 2014 г. было отменено в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам квалифицировал вывод суда первой инстанции относительно того, что лекарственные таблетки для рассасывания относятся к обобщенному понятию «косметические средства на основе натуральных компонентов» и являются тождественными косметическим средствам, неверным и согласился с доводами кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права относительно вывода о доказанности компанией использования спорного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

---

Согласно заключению президиума Суда по интеллектуальным правам косметические средства служат для улучшения эстетических параметров, но не оказывают лечебного эффекта и не могут быть признаны тождественными лекарственным средствам.

В ответ на пояснения представителя компании в судебном заседании о том, что лекарственные таблетки для рассасывания считаются однородными товарам 03 класса МКТУ, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил: при разрешении вопроса о наличии доказательств спорного товарного знака следует учитывать правовую позицию, сформированную в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. N ВАС-8817/11^[39], согласно которой при разрешении споров подобных категорий подлежат доказыванию маркировка спорным товарным знаком тех товаров и услуг, перечень которых приведен в свидетельстве на товарный знак, а не однородных им.

Отменяя Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам по кассационной жалобе компании, Верховный Суд РФ в Определении от 11 января 2016 г. привел следующие доводы.

Из материалов дела следует, что заявитель в рекламе называет свое средство не косметическим, а антисептическим и противовоспалительным средством по уходу за полостью рта, поэтому данный факт свидетельствует о его намерении реализовывать свое средство под обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком ответчика, не только в косметических, но и в лечебных целях.

Суд первой инстанции, исходя из необходимости, с учетом фактических обстоятельств настоящего дела (наличия «сильного» (оригинального, известного, обладающего различительной способностью) товарного знака, применимого к товарам, пользующимся признанием у потребителей), проверки критерия однородности обоснованно установил факт однородности товаров заявителя и правообладателя, а также товаров 03 класса МКТУ, проанализировав назначение товаров, материалы, из которых они изготовлены, условия реализации продуктов потребителям, среду потребителей, на которую рассчитаны товары^[40].

Судебная коллегия Верховного Суда РФ согласилась с указанными выводами и указала, что суд первой инстанции, оценив различительную способность обозначений заявителя и правообладателя, сходство обозначений, однородность товаров конкурентов, пришел к обоснованному выводу о сохранении правовой охраны товарного знака правообладателя в отношении всех товаров.

---

Напротив, суд кассационной инстанции не дал правовую оценку однородности товаров компании, не оценил иные вышеуказанные критерии, а ошибочно исходил из проверки идентичности товаров по классификации МКТУ, что привело к нарушению баланса прав участников спорных правоотношений, а также к нарушению интересов публичного порядка, поскольку использование обществом сходного до степени смешения с товарным знаком компании обозначения в отношении однородных товаров способно ввести потребителей в заблуждение относительно как товара, его признанных свойств и качества, так и использования авторитета на рынке товаров, заработанного первоначальным производителем, а, следовательно, к нивелированию смысла и назначения правового института средств индивидуализации и защиты от недобросовестной конкуренции.

Между тем материалами дела подтверждается, что компания действует на российском рынке уже более 10 лет и за это время ее товары приобрели широкую известность, а товарный знак, индивидуализирующий их, имеет различительную способность. В таком случае лишение товарного знака компании охраны (даже в части) при наличии доказательств того, что конкурирующие организации выпускают однородные товары, будет способствовать введению потребителей в заблуждение относительно производителя товара, а также паразитированию на известности товарного знака компании и ее репутации, т.е. извлечению конкурентом компании необоснованных преимуществ при ведении предпринимательской деятельности (недобросовестной конкуренции)^[41].

Наконец, по мнению Судебной коллегии, следует учитывать, что механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, заключенный в статье 1486 ГК РФ, предусмотрен для не используемых товарных знаков, которые занимают место в Госреестре, однако фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков^[42].

В завершение указанного дела ООО «Артлайф» и ООО «АЛВИС Патент» обратились в Верховный Суд РФ с надзорной жалобой на Определение Судебной коллегии от 11 января 2016 г. N 300-ЭС15-10765 по делу Суда по интеллектуальным правам N СИП-530/2014.

---

В своем Определении от 10 июня 2016 г. N 200-ПЭК16^[43] судья Верховного Суда РФ, используя отдельные тезисы из позиции Судебной коллегии, указала, что доводы заявителей надзорной жалобы не свидетельствуют о наличии оснований для пересмотра обжалуемого судебного акта в порядке надзора.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20 января 2016 г. N 310-ЭС15-12683 (дело N А088801/2013)^[44] (далее - Определение Судебной коллегии) по кассационной жалобе ОАО «Белгородский хладкомбинат» интересно тем, что в нем, как и в некоторых других судебных актах, сделана ссылка на пункт 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»^[45] (далее - Постановление N 5/29).

В абзаце первом данного пункта указано, что в силу пункта 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

В абзаце втором данного пункта сделан вывод, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Однако в заключительном абзаце третьем данного пункта сформулировано следующее положение: «Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом».

Следовательно, согласно абзацу второму п. 62 Постановления N 5/29 не может быть отказано в защите исключительного права на товарный знак, в частности, до момента прекращения правовой охраны этого товарного знака, в том числе на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или их части, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. При этом заявление о досрочном прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался^[46].

---