Файл: Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана (Ответственность за нарушения исключительных прав).pdf

2.2. Проблема коллизии исключительных прав на различные виды интеллектуальной собственности

На сегодняшний день большое количество споров о столкновении прав на средства индивидуализации касается коллизии прав на товарные знаки и фирменные наименования.

В нашем законодательстве определения средств индивидуализации не существует. В ст. 1225 ГК РФ перечень средств индивидуализации является закрытым.

Средства индивидуализации - это оригинальные обособленные обозначения, созданные для субъектов предпринимательской деятельности, которые позволяют выделять их и производимые ими товары и оказываемые ими услуги среди других субъектов правоотношений.

В содержание деятельности субъектов предпринимательских отношений может входить эффективное использование, приращение имущества, принятие мер для признания и получения прав на имущество (например, результатов интеллектуальной деятельности)^[10].

В соответствии с ч. 1 ст. 1225 ГК РФ средства индивидуализации приравнены к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, к которым относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.

Право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), а прекращается с момента исключения из ЕГРЮЛ.

Под фирменным наименованием (фирмой) понимается наименование, которое возникает у юридического лица, коммерческой организации, под которым оно выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует это лицо среди других участников гражданского оборота.

На практике очень часто возникают случаи соотношения товарных знаков (знаков обслуживания) и фирменных наименований.

В соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ приоритет возникает у того средства индивидуализации, право на которое возникло раньше.

---

Рассмотрим дело № А40-102857/13, которое рассматривалось в Арбитражном суде г. Москвы.

Истец - индивидуальный предприниматель Е.В. Скурьят подала исковое заявление о взыскании компенсации в связи с нарушением условий лицензионного договора и с незаконным использованием ответчиком - Обществом с ограниченной ответственностью "Мотом-Кард" (далее ООО "Мотом-Кард") словесного товарного знака "Мотом", который получен на один 36 класс - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, зарегистрированный 9 ноября 2011 г. (приоритет от 29 декабря 2009 г.). В том же году был зарегистрирован изобразительный товарный знак истца на три класса: 4 класс - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; 36 класс и 37 класс - строительство; ремонт; установка оборудования.

12 марта 2011 г. между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор на использование товарных знаков истца (договор зарегистрирован в Роспатенте 07.09.2011), в соответствии с условиями которого истец предоставлял ответчику за уплачиваемое ответчиком вознаграждение неисключительную лицензию на использование вышеперечисленных результатов интеллектуальной деятельности. С марта 2012 г. ответчик перестал выполнять условия лицензионного договора. Договором предусмотрено, что каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор путем направления письменного уведомления, если другая сторона не выполнит какое-либо существенное условие. Ответчик без уведомления истца прекратил исполнять условия лицензионного договора. Данное обстоятельство судом было отмечено, но никак не оценено.

Право на фирменное наименование ООО "Мотом-Кард" было зарегистрировано 7 апреля 2009 г. В данном случае право на фирменное наименование возникло раньше, чем был получен приоритет на товарный знак "МОТОМ". Данный приоритет не был оспорен ответчиком, и поэтому упоминание суда об этом является нецелесообразным.

В своем решении суд указал, что ответчик занимается продвижением товаров третьих лиц, производителей смазочных материалов и топлива, то есть стимулирует сбыт этих товаров, изготавливая и продавая третьим лицам смарт-карты и талоны, осуществляя данную предпринимательскую деятельность в области, к которой относятся товары 9 класса МКТУ (смарт-карточки (карточки с микросхемами)), 16 класса МКТУ (талоны), услуги 35 класса МКТУ (выпуск рекламных материалов), 37 класса МКТУ (мытье транспортных средств).

---

Средство индивидуализации ответчика является фирменным наименованием, и при чем здесь оценка деятельности по классам МКТУ (международной классификации товаров и услуг), которая относится только к товарным знакам? Следующей ошибкой суда является оценка использования ответчиком 37 класса МКТУ, по которому у истца зарегистрирован товарный знак. Если говорить о 35 классе МКТУ, нельзя не согласиться со следующей точкой зрения, что услуга 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)" является целью торговых предприятий, не являющихся производителями товаров, включенных в 1 - 34 классы МКТУ. Любой товар производится с целью предложения его к продаже и продажи потребителю, то есть тем самым производителем уже оказывается услуга по удовлетворению потребности в приобретении какого-либо товара (реализация товара входит в содержание исключительного права на товарный знак как одно из правомочий правообладателя). Поэтому деятельность торговых предприятий более точно выражает услуга "продвижение товаров (для третьих лиц)".

Такова позиция Роспатента, который не считает исключение услуги, сформулированной как реализация товаров, сокращением объема охраны при указании такой услуги как продвижение товаров (для третьих лиц).

Однако, скорее всего, Роспатент "лукавит" по следующей причине. В классе 35 МКТУ 8 указано, что к данному классу не относится (далее - цитируется) деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров, т.е. так называемых торговых предприятий. Реализация (продажа) товаров является не чем иным, как сбытом товаров, и экспертиза при регистрации товарных знаков решила не использовать формулировку услуги, терминологически противоречащей ограничениям, предусмотренным МКТУ 8"^[11]. Получается, что так любое использование чужого товарного знака можно подвести к 35 классу МКТУ.

Судом также упоминается, что истец Е.В. Скурьят являлась в апреле 2009 г., когда было зарегистрировано ООО "Мотом-Кард", участником общества. Но не упоминалось, что именно во время такого участия и были зарегистрированы вышеперечисленные товарные знаки. Не потому ли обществом "Мотом-Кард" не оспаривается приоритет фирменного наименования, так как название это было придумано ее участницей - предпринимателем Е.В. Скурьят?

В данном деле одним из приоритетных оснований все-таки является неисполнение ответчиком условий договора. Получается, что это обстоятельство судом было упомянуто, но не рассмотрено. Все решение суда было сконцентрировано на классах МКТУ, которые использует ответчик. Но при чем здесь эти рассуждения, когда у ответчика нет зарегистрированных товарных знаков?

---

Такое поведение ответчика подпадает под действия недобросовестной конкуренции.

В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 7 ст. 1252 ГК РФ).

В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ^[12] "О защите конкуренции" недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, которые противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

При рассмотрении следующего этапа этого интересного дела в Суде по интеллектуальным правам были учтены все вышеизложенные обстоятельства.

Следующее дело А40-64429/2013[13] было рассмотрено в Суде по интеллектуальным правам по кассационной жалобе негосударственного образовательного учреждения "средняя общеобразовательная школа "Московский лицей "Ступени" (далее - московский лицей) к частному образовательному учреждению "Частная общеобразовательная школа "Ступени" (далее - частная школа). Спорное обозначение "Ступени" два образовательных учреждения использовали в своей деятельности около двадцати лет.

До принятия четвертой части эти обозначения именовались фирменными наименованиями и к ним применялись нормы Положения "О фирме" 1927 г. После вступления в силу в 2008 г. четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации фирменные наименования стали индивидуализировать коммерческие организации. У некоммерческих организаций остались свои наименования, которые в соответствии с законодательством по интеллектуальной собственности к средствам индивидуализации не относятся. Но тем не менее некоммерческая организация имеет право использования такого наименования, не являющегося результатом интеллектуальной деятельности на основании п. 1.1 ст. 4 ФЗ 7-ФЗ 1996 г. "О некоммерческих организациях" (некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования).

---

Московский лицей "Ступени" является правообладателем комбинированного товарного знака "Московский лицей "Ступени" по свидетельству Российской Федерации № 469193 с приоритетом от 18.05.2011 в отношении товаров и услуг 16, 25, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Словесные элементы "московский лицей" являются неохраняемыми.

Московский лицей в своем исковом заявлении просил запретить частной школе использовать охраняемый элемент товарного знака "Ступени" и исключить этот элемент из рекламы и документации. В обосновании исковых требований было заявлено, что частная школа использует для индивидуализации образовательных услуг словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком московского лицея.

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что частная школа зарегистрирована в качестве образовательного учреждения с наименованием, включающим слово "Ступени", 11.09.1995 (первая редакция учредительных документов зарегистрирована 22.11.1993); названная некоммерческая организация, осуществляющая платную образовательную деятельность более 20 лет, приобрела исключительное право на коммерческое обозначение со словесным элементом "Ступени" (пункт 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"); действия истца московского лицея по регистрации и использованию товарного знака имеют признаки злоупотребления правом и не подлежат судебной защите в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что суды первой и апелляционной инстанции пришли к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований, а все доводы, изложенные в кассационной жалобе, являются необоснованными.

Таким образом, частная школа - ответчик осуществляла непрерывно в течение длительного периода времени до регистрации истцом товарного знака и осуществляет в настоящее время деятельность в области платных образовательных услуг с использованием индивидуализирующего обозначения, включающего словесный элемент "Ступени", и приобрела известность на определенной территории; уставом ответчика предусмотрено его право на осуществление деятельности с извлечением дохода.

---