Файл: Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.pdf

Правовая защита при прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Случаи, когда законного правообладателя пытаются лишить прав на товарный знак, встречаются не реже обвинений в незаконном использовании чужих торговых марок. В такой ситуации важно понимать на сколько законна и обоснована позиция оппонента, который заинтересован в аннулировании товарного знака.

В практике существуют различные правовые обстоятельства, на основании которых правообладатель может быть лишен исключительного права на зарегистрированный за ним товарный знак и ситуации, когда законного правообладателя пытаются лишить прав на товарный знак, встречаются также часто как обвинения в незаконном использовании чужих торговых марок. Здесь важно понимать на сколько законна и обоснована позиция оппонента, который заинтересован в аннулировании товарного знака.

С особым вниманием суд должен подходить к разрешению споров в отношении товарных знаков, трехлетнему периоду неиспользования которых предшествовал этап активного обращения на рынке маркируемых такими знаками товаров^[21].

Рассмотрим следующую гипотетическую ситуацию: известный производитель одежды выпускает линию под характерным товарным знаком. Данная линия товаров широко рекламируется. Соответствующие продукты распространяются среди множества розничных продавцов, впоследствии – конечных потребителей. Спустя полгода производитель в целях увеличения продаж запускает новую линию, маркируемую другим товарным знаком. Проходит еще три года, в течение которых производство первой линии не возобновляется. Между тем в отдельных розничных точках сохраняются в продаже остатки невыкупленной коллекции. Потребители продолжают носить данную одежду.

Если некий предприниматель потребует прекратить правовую охрану соответствующего товарного знака, а затем зарегистрирует его на себя и начнет выпускать соответствующую одежду, то многие потребители сочтут, что это первоначальный производитель возобновил столь им полюбившуюся линию одежды.

В подобных случаях товарный знак является нечто большим, чем просто средством индивидуализации товаров (услуг). С ним непосредственным образом сопряжены репутационные преимущества производителя, вызванные предложением потребителям качественного престижного товара.

---

В зарубежных правовых системах с используемыми в коммерческом обороте торговыми марками связывается т.н. «гудвилл» (goodwill), понимаемая как совокупность компонентов деловой репутации, имиджа фирмы узнаваемость; торговой марки.

Сохранение за товарным знаком, который пусть и перестал использоваться, «гудвилл» предполагает, что у правообладателя существует правомерный интерес как минимум в защите такого товарного знака от посягательств иных лиц^[22].

Использование товарного знака даже при последующем ребрендинге само по себе может служить доказательством добросовестности правообладателя. Регистрация обозначения в качестве товарного знака подчинялась исключительно цели последующей индивидуализации посредством такого обозначения производимых правообладателем товаров (услуг). Интерес правообладателя, таким образом, изначально полностью соответствовал институциональному назначению исключительного права на товарный знак. С проведением ребрендинга обозначенный интерес трансформировался в иной – недопущение паразитирования иных лиц на сопряженной с данным товарным знаком положительной репутации. Таким образом, ни на одном этапе правообладателем не преследовалось не допустимых с позиции духа закона интересов.

Данная ситуация принципиальным образом отличается от той, когда правообладатель регистрируют товарные знаки, изначально не предполагая их использования, с единственной целью осуществить в последующем «продажу» прав на них другим лицам, усложнить доступ на рынок новым субъектам и т.п. Если в последнем случае закономерным решением правового конфликта должно стать прекращение правовой охраны товарного знака, то в первом – должны быть оценены все обстоятельства спора и взвешены сопряженные с товарным знаком интересы.

Здесь необходимо признать, что для реализации обозначенного подхода в российской правовой системе должных нормативных предпосылок не сложилось. Статья 1486 ГК РФ не устанавливает соответствующих исключений из общего правила. В связи с этим правоприменители не спешат исследовать при рассмотрении конкретных споров о прекращении правовой охраны товарного знака связанной с ним системы «гудвилл», а также факт атрибутирования потребителями соответствующего обозначения первоначальному правообладателю.

Согласно пункту 1 ст. 1486 ГК РФ, для лишения товарного знака правовой охраны при доказанности заинтересованности заявителя значение имеет, по сути, лишь факт неиспользования товарного знака правообладателем в течение трех лет. Использование, при этом, для целей данной статьи предлагается понимать узко (п. 2 ст. 1486 ГК РФ) – исключительно в качестве действий, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность^[23].

---

Чтобы правовая охрана товарного знака не была прекращена, товарный знак должен использоваться: правообладателем, либо лицензиатом, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. При этом под правообладателем имеются в виду как нынешний правообладатель, так и все предшествующие правообладатели права на товарный знак (разумеется, в пределах спорного периода), а под лицензиатами – лицензиаты всех этих правообладателей. Конечно, периоды времени, в течение которых правообладатели (или лицензиаты) считаются таковыми, определяются по отметкам в государственном реестре или в ином правоустанавливающем документе. Использование за пределами этих периодов не должно учитываться. Но тут, однако, есть некоторые нюансы.

Известно, что, например, Роспатент должен вносить отметки в Государственный реестр товарных знаков РФ о новом владельце товарного знака или о лицензиате в течение определенных сроков. Если эти сроки не соблюдены не по вине правообладателя (например, регистрация произведена не через два месяца после подачи заявления, а через четыре), то права правообладателя могут быть ущемлены. В частности, если исходить из сведений, содержащихся в государственном реестре, такой товарный знак может быть признан неиспользуемым. Чтобы этого избежать, правообладатель может доказывать в суде, что товарный знак фактически использовался, а сведения, указанные в государственном реестре, неточны.

Пояснения заслуживает и третья категория лиц, которые могут использовать товарный знак, причем это использование исключает возможность прекращения исключительного права на товарный знак по ст. 1486 ГК РФ. В научной литературе даются различные ответы на этот вопрос, причем многие из них являются фантазийными, искусственно придуманными. Следует полагать, что под эту категорию подпадают товарные знаки, используемые по сублицензионным договорам, договорам агентирования, доверительного управления имуществом и коммерческой концессии. Трудно, однако, согласиться с высказываемым в доктрине мнением, что к этой категории относятся и случаи, когда в гражданском обороте находятся товары, маркированные товарными знаками, права на которые исчерпаны (ст. 1487 ГК РФ), поскольку гражданский оборот этих товаров находится вне рамок контроля правообладателя^[24].

Во втором абзаце п. 3 ст. 1486 ГК РФ указывается: «При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам». Эта норма изложена не совсем ясно, а потому заслуживает тщательного анализа.

---

Ее общий смысл сводится к тому, что ответчик (обладатель права на товарный знак) может представить в суд доказательства, свидетельствующие о том, что он, правообладатель, не мог использовать товарный знак по каким-то объективным причинам. И тогда суд обязан отклонить требование о прекращении правовой охраны товарного знака. Таким образом, при наличии таких доказательств суд обязан отклонить исковые требования. Следовательно, в данных условиях не будет никакого зависящего от усмотрения суда (дискреционного) права признать или не признать иск: суд обязан его отклонить. Поэтому выражение, гласящее, что судом «могут быть приняты во внимание такие обстоятельства», является неточным^[25].

Теперь попытаемся определить, какие обстоятельства свидетельствуют, что товарный знак не может использоваться. Это должны быть какие-то чрезвычайные обстоятельства, которые объективно сделали невозможным его использование. К таковым можно отнести арест счетов правообладателя, объявление его банкротом и т.п. При этом должны учитываться и чрезвычайные обстоятельства, которые имели место в хозяйстве исключительного лицензиата. Вместе с тем, если обладатель права на товарный знак необоснованно отказался выдать лицензию другому лицу на его использование, а сам не смог использовать товарный знак по объективным причинам, то такое неиспользование не может быть признано извинительным.

На основании всего вышеизложенного ясно, что действующая редакция ст. 1486 ГК РФ требует совершенствования.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Гражданин Иванов обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Чайная церемония» в связи с его неиспользованием в течении последних трех лет (2013-2016).

Обладатель права на товарный знак Князев просил оставить регистрацию в силе на том основании, что это он «купил» в 2015 году у Сидорова, а потому не может нести ответственность за его неиспользование прежним владельцем (ст. 401 ГК РФ). Князев также просил учесть сделанные им приготовления к применению знака: подготовку производственных площадей для выпуска продукции, размещение заказов на изготовление этикеток и упаковок с изображением товарного знака и др.

Суд оставил регистрацию товарного знака в силе, указав в решении, что предусмотренный ст. 1486 ГК РФ трехлетний срок в данном случае должен исчисляться с даты заключения договора уступки в 2015 году.

---

В соответствии со ст. 1488 ГК РФ после прохождения государственной регистрации торгового знака его возможно полностью продать по договору об отчуждении исключительного права. В этом случае предметом договора будет исключительное (монопольное) право на товарный знак в отношении всех или части товаров и услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован. В результате исключительное право на товарный знак или знак обслуживания переходит другому лицу, т.е. правоприобретателю. Фактически происходит замена одного правообладателя другим, т.е. передача товарного знака или знака обслуживания от одного владельца другому, и прежний правообладатель знака, отказывается от дальнейшего использования этого знака. При этом договор передачи (уступки) товарного знака может быть осуществлен на возмездной или безвозмездной основе.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Без вышеуказанной регистрации договор считается недействительным.

На официальном сайте Роспатента не позднее одного месяца со дня регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания осуществляется выкладка сведений о регистрации. Выкладка указанных сведений осуществляется в электронном виде, позволяющем воспроизвести их средствами компьютерной техники, а информация после обработки в цифровом виде размещается в открытом реестре, доступ к которому предоставляется бесплатно.

Гражданским кодексом РФ провозглашается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условия сохранения права на него. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (ст. 1484 ГК), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать свой товарный знак. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать и интенсивное, и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление Кодекса способствует также «очищению» реестра от «мертвых» знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятию препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату по патентным спорам не ранее чем через три года после регистрации товарного знака в государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям пп. 1 п. «C» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г., предоставляет владельцу товарного знака так называемый льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товаров и т.д.

---