Файл: Лицензионные договоры (1. Общие положения о лицензионном договоре).pdf

Суть открытой лицензии заключается в публичном предложении, обращенном к неопределенному кругу лиц, которое осуществляется путем подачи патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Публикуемое предложение об открытой лицензии должно рассматривается как публичная оферта, т.е. коммерческое предложение патентообладателя (ст. 437 ГК РФ).

Д.Ю. Шестаков полагает, что открытая лицензия заключается посредством акцепта публичной оферты. По мнению же Г.Н. Черничкиной, заявление о заключении открытой лицензии по правовой природе (согласно п. 1 ст. 437 ГК РФ) «следует рассматривать как приглашение делать оферту, поскольку заявление адресовано неопределенному кругу лиц и не содержит всех существенных условий договора (отсутствует условие о платежах, которое следует согласовать)». Все остальные условия открытой лицензии она относит к обычным условиям договора.

Ряд специалистов рассматривают открытую лицензию как самоограничение прав правообладателя. Думается однако, что открытая лицензия является одним из способов осуществления исключительных прав и никакого ограничения прав не происходит, поскольку правообладатель а) получает льготы по уплате патентных пошлин и б) получает вознаграждение за предоставления разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности. Ограничением, пишет Г.Н Черничкина, следует считать только такое использование результата интеллектуальной деятельности, «которое осуществляется третьим лицом помимо воли патентообладателя и безвозмездно для него»160.

По объему передаваемых прав открытую лицензию можно отнести к неисключительному лицензионному договору, поскольку исключительный лицензионный договор не позволяет предоставлять право на использование изобретения неопределенному кругу лиц.

Помимо открытых лицензий, особый порядок заключения лицензионного договора предусмотрен и в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Такие лицензии допускается выдавать путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра (п. 3 ст. 1286 ГК РФ).

Для уяснения сущности таких лицензий стоит отметить, что компьютерные программы приобретаются либо на материальных носителях (CD, DVD и прочие оптические диски, карты памяти, дискеты и т.д.), либо посредством загрузки через сеть (например, Интернет). С учётом того, что ст. 1227 ГК РФ прямо устанавливает независимость интеллектуальных прав от права собственности на материальный носитель, приобретение, например, CD-диска с программным обеспечением не является фактом приобретения прав пользования этой программой; в равной мере это относится и к случаям загрузки программ через сеть. Указанные особенности определили специфический порядок заключения лицензионных договоров в отношении таких объектов интеллектуальной собственности.

Правом пользования программы обладают граждане и юридические лица, заключившие лицензионный договор, в т.ч. и в форме договора присоединения. Договор присоединения, как правило, изложен на упаковке экземпляра программы ЭВМ, и в соответствии со ст. 1286 ГК РФ началом использования программного продукта считается согласие на заключение такого договора на тех условиях, которые указаны на экземпляре. Считается, что собственно согласие выражается в таких конклюдентных действиях. При этом не исключается возможность заключения лицензионного договора и в классической «бумажной» форме. В частности, региональные дистрибьюторы таких программных продуктов как «1С:Бухгалтерия», СПС «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс» и др. заключают индивидуальные договоры со всеми крупными корпоративными клиентами.

Представляет широкий практический интерес вопрос о возможности заключения лицензионных договоров в форме договора присоединения в отношении программ, скаченных из сети Интернет, поскольку формально п. 3 ст. 1286 ГК РФ распространяется только на материальные носители (т.к. загруженное из сети программное обеспечение не может иметь упаковку). Фактически же, по мнению специалистов в данной области, заключение лицензионных договоров через Интернет возможно, только оно осуществляется в обычном порядке, предусмотренном для письменной формы договора.

Таким образом, лицензионный договор, помимо общего порядка заключения гражданско-правовых договоров, предусматривающего акцепт оферты, адресованной одному или нескольким конкретным лицам, может быть заключен с использованием приглашения делать оферту (открытая лицензия) и путем акцепта публичной оферты (в отношении программ для ЭВМ и баз данных).

На практике существует множество различных схем (моделей) заключения лицензионного договора в рамках рассмотренных нами выше форм.

Широкое распространение получила практика распространения объектов интеллектуальной собственности через представителей: дистрибьюторов, дилеров, Интернет-сайты, операторов сотовой связи, телемагазины и т.д. При этом не всегда посредники являются лицензиатами с правом выдачи сублицензий непосредственным пользователям; наоборот, правообладатель зачастую заинтересован в заключении договора между ним и пользователем. Это позволяет более эффективно осуществлять техническую поддержку, иное сопровождение программного продукта, а также осуществлять контроль за пользователями исключительных прав.

А.Ю. Кувыркова приводит следующие рыночные механизмы распространения компьютерных программ:

. Продажа материальных носителей (по схеме «правообладатель - дистрибьютор - пользователь»). При этом право использования программы предоставляется правомерному владельцу материального носителя, а лицензионный договор заключается напрямую между правообладателем и конечным пользователем (посредством обёрточной лицензии). В соответствии с п. 38.2 совместного постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года, лицо, приобретшее экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного пользования, а для перепродажи его третьим лицам, не является субъектом отношений, предусмотренных п. 3 ст. 1286 ГК РФ.

. Использование технических средств защиты объектов смежных прав (ст. 1309 ГК РФ): т.н. «электронных ключей», «электронных лицензий» и т.д. Применяется при распространении программ через общедоступные сети (например, Интернет) таким образом, что собственно копия программы свободна для скачивания неограниченным кругом пользователей; но возможность использования программы возникает только после активации программного обеспечения посредством введения пароля или применения электронного ключа - уникальной совокупности данных в электронно-цифровой форме. Ключи могут распространяться правообладателем и иными лицами (региональные дистрибьюторы, Интернет-магазины и т.д.).

А.Ю. Кувыркова приходит к выводу, что в таком случае лицензионные договоры заключаются с использованием публичной оферты (заказ электронных ключей, их оплата, будут считаться акцептом оферты)».

. Получение лицензий при помощи специальных технических средств. В качестве примеров можно привести музыкальные плееры (в т.ч. встроенные в иные персональные устройства, например, мобильный телефон) и телевизионные приставки цифрового телевидения, обладающие возможностью получения лицензии (реализуется на уровне аппаратного и программного обеспечения в сочетании с выстроенным юридическим механизмом). Для простого пользователя это означает тот факт, что загружаемый им контент является лицензионным, поскольку часть плата за него направляется правообладателю. С технической точки зрения факт заключения лицензионного договора может быть подтверждён соответствующими мета-данными, содержащимися в скачанном файле.

Наконец, необходимо отметить, что обёрточная лицензия, как правило, предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности любому лицу, правомерно владеющему экземпляром данного объекта. В то же время, например, для фонограмм и аудиовизуальных произведений по прямому указанию ст. 1272 и 1325 ГК РФ установлен т.н. принцип исчерпания прав, по которому экземпляры правомерно введенного в гражданский оборот объекта могут распространяться их приобретателями без согласия обладателя исключительного права.

Если, например, первоначальный пользователь отчуждает экземпляр другому лицу, такое лицо согласно условиям оберточной лицензии приобретает право использования объекта. При этом формально использование объекта первым пользователем будет неправомерным только в случае, если лицензионным договором будет прямо предусмотрена его обязанность прекратить использование при отчуждении экземпляра.

На эту проблему обращается внимание в п. 38.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года: «договор, заключенный в порядке п. 3 ст. 1286 ГК РФ, действует до продажи или иного отчуждения экземпляра программы или базы данных. При этом на данный договор, в отличие от иных лицензионных договоров, не распространяются правила, установленные ст. 1235 ГК РФ».

Особый порядок заключения договоров предусмотрен также для принудительных лицензий, при заключении которых принцип свободы договора, установленный в ст. 421 ГК РФ, не применяется.

Правовая природа принудительной лицензии раскрывается через положения ст. 445 ГК РФ (Заключение договора в обязательном порядке). Д.Ю. Шестаков, в частности, считал, что принудительные лицензии можно рассматривать и как договоры, «заключаемые в принудительном порядке», т.е. в обязательном порядке - на основе решения суда (п. 1 ст. 421 и п. 4 ст. 445 ГК РФ).

Таким образом, необходимо решительно отказаться от идеи о внедоговорном характере принудительной лицензии, поскольку её основное отличие от прочих лицензионных договоров состоит лишь в порядке заключения и расторжения.

Закон предусматривает возможность предоставления принудительной лицензии в отношении двух видов объектов результатов интеллектуальной деятельности:

. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1362 ГК РФ). Установлен срок неиспользования (недостаточного использования) в четыре года лет со дня выдачи патента для изобретений или промышленных образцов и три года для полезных моделей. При этом такое неиспользование или недостаточное использование должно приводить «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».

. Принудительная лицензия на селекционное достижение (ст. 1423 ГК РФ). Установлен срок в три года со дня выдачи патента.

К особому виду принудительных лицензий можно отнести случаи использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ).

Регистрация лицензионного договора. В настоящей работе мы уже касались вопроса о регистрации лицензионных договоров при рассмотрении его формы. При этом было установлено, что регистрация может быть как по инициативе сторон, так и являться обязательным условием действительности договора. К первой категории относятся, например, лицензионные договоры в отношении программ для ЭВМ и баз данных (ст. 1262 ГК) и топологий интегральных микросхем (п. 2 ст. 1460 ГК РФ). Обязательная государственная регистрация предусмотрена в патентном праве (ст. 1369 ГК РФ), а также для лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).

Целью регистрации, как отмечается в науке, является обеспечение режима законности при заключении лицензионных договоров: она предотвращает передачу прав на охраняемый объект промышленной собственности неправомочным лицом, включение в договоры условий, противоречащих действующему законодательству, пересечение прав по заключенным договорам. Основной же задачей при рассмотрении регистрируемого лицензионного договора, является, по мнению Е. Евдокимовой Е., установление соответствия положении договора действующему законодательству, поскольку если договор содержит положения, противоречащие действующему законодательству, либо взаимоисключающие положения, то регистрации такой договор не подлежит.

Согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, определенных п. 2 ст. 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе и предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности. При этом в силу п. 7 ст. 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию результату (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если ГК РФ не установлено иное.

Как разъяснено в п. 38.1 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года, в отношении программ для ЭВМ и баз данных иное установлено в п. 5 ст. 1262 ГК РФ. Согласно этому положению государственной регистрации подлежат только договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированную программу и переход исключительного права на такую программу к другим лицам без договора. Другие договоры, в том числе лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственной регистрации не подлежат.

Вознаграждение по лицензионному договору может выплачиваться в форме 1) единовременной твердой (паушальной) суммы, либо 2) текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Роспатенте путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.