ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3185
Скачиваний: 4
--------------------------------
<111> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. N 326.
Тем самым поставлена точка в вопросе о том, является ли указанное заявителем назначение полезной модели неким незыблемым признаком, не подлежащим оценке на существенность при рассмотрении возражения против выданного патента на полезную модель.
Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3 (1.1) указанного Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в независимом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели.
Новым в Регламенте является указание на то, что содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Однако экспертиза не может осуществлять квалификацию признаков и их обобщение только по своему усмотрению. Заявитель является таким же полноправным участником данного процесса, в котором определяется объем прав заявленной полезной модели. Поэтому несущественность любого признака нужно сначала доказать, а потом уже не учитывать его при оценке новизны. Обобщение признака и превращение его в иное понятие, которое заявителем в таком виде не представлено в патентной формуле, не может отменить оценку существенности признака в той его формулировке, которая приведена заявителем в заявленной патентной формуле. Более того, частная форма исполнения обобщенного признака, если она (частная форма) ранее не была известна, в принципе не должна отбрасываться таким волевым образом при экспертизе заявки на полезную модель, когда решается вопрос признания заявленного технического решения патентоспособным. Бесконтрольность в этом приведет к желанию постоянно обобщать все частные признаки (формы выполнения устройства) до уровня функций или свойств в целях подгонки под уже имеющийся аналог.
Назначение полезной модели, сформулированное в ее родовом понятии, должно включать только существенные признаки, что должно препятствовать возможности сохранения действительности патентов на полезные модели, признанные новыми только лишь за счет ухищрений и конкретизации несущественных признаков в характеристике назначения полезной модели.
Оценка новизны полезной модели не предусматривает установление идентичности всех признаков, а обязывает определить наличие совокупности существенных признаков полезной модели. При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые в принципе не характеризуют устройство как объект полезной модели. Например, если в формуле полезной модели наряду с конструктивными существенными признаками указан также цвет, в который окрашена какая-либо деталь устройства, данный признак - цвет - не будет рассмотрен как существенный, но только в том случае, когда цвет детали не обеспечивает получение технического результата и служит только внешнему визуальному восприятию. Если цвет детали обеспечивает достижение технического результата, он как признак не может не учитываться в совокупности существенных признаков.
Например, известно, что черный цвет поглощает тепловую энергию солнечного света в большей мере, чем белый, и если на этом техническом эффекте основано функционирование устройства в целом или его отдельных узлов, цвет (окраска) конкретной детали должен рассматриваться как характеризующий объект - устройство, а существенность данного признака в отношении конкретной полезной модели будет определяться уже с учетом того технического результата, который должен быть достигнут полезной моделью.
2.2. Разница в признаках, характеризующих полезную модель и изобретение. В Административном регламенте по полезным моделям появилась особенность, ранее не присутствовавшая в правилах. Согласно п. 9.7.4.3 (2) Административного регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:
- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством <112>;
--------------------------------
<112> Условие, выделенное полужирным текстом, не присутствует в аналогичном перечне признаков, используемых для характеристики устройства, если оно заявлено в качестве изобретения.
- среда, выполняющая функцию элемента.
Чем обусловлено столь значительное различие в характеристиках признаков устройства, когда оно является полезной моделью или изобретением, понять невозможно.
Отличие материала (вещества) как самостоятельного патентоспособного объекта от материала (вещества) как одного из существенных признаков патентоспособного объекта, представляющего собой определенное устройство, заключается в следующем.
Под материалом или веществом как патентоспособным объектом понимаются искусственно созданные (изобретенные) материальные образования. В то время как материал (вещество), будучи одним из признаков патентоспособного объекта, может представлять собой и естественное (не изобретенное человеком) материальное образование в виде известных в природе веществ и материалов.
Материал, из которого изготовлено изделие в целом или его отдельные элементы, может являться одним из существенных признаков изобретения или полезной модели. Этот существенный признак проявляется в изделии через проявляемые им свойства, и материал как один из существенных признаков таких объектов и относится к качественной характеристике изделия.
Материал как один из признаков объекта может быть раскрыт при описании изобретения или полезной модели с той степенью детализации, которая требуется для получения необходимого технического результата, определяющего изобретательский уровень для изобретений и существенность признаков для полезных моделей. Кроме указания на вид материала, из которого изготовлено устройство или его элементы, может быть указан состав вещества, из которого изготовлены элементы, составляющие устройство.
Данный вопрос был хорошо изучен еще в 70-х годах прошлого века в научно-исследовательских работах ВНИИГПЭ Госкомизобретений СССР, и вопрос о допустимости характеристики устройства в целом или его отдельных элементов признаками вещества, из которого они изготовлены, был снят. Особо наглядно данная ситуация иллюстрируется в области текстильных материалов, которые характеризуются признаками, присущими устройствам <113>.
--------------------------------
<113> Джермакян В. Особенности патентной защиты трикотажа и текстильных материалов. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1975.
Блинников В., Джермакян В., Ерофеева С. и др. Новые вещества, материалы и изделия из них как объекты изобретений. М.: Металлургия, 1991.
Джермакян В., Кутепов С., Тимофеева Н. и др. Текстильное патентоведение. М.: Арбат-Информ, 2004.
В этой связи нужно весьма деликатно рассматривать введенное в Административный регламент ограничение - за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.
2.3. Значимость отличительных признаков в заявленном решении. Пунктом 20.3 Административного регламента по полезным моделям введено правило, в соответствии с которым заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.
Административным регламентом только отличительным признакам полезной модели предписана функция, позволяющая установить, является ли заявленное решение техническим или нет.
Данное новшество не основано на норме пункта 1 статьи 1351 Кодекса, т.к. техническое решение рассматривается не в качестве самостоятельного объекта, а в качестве характеристики объекта - устройство, и исходить следует не из любых определений - что есть "устройство" (например, устройство мироздания), а следует исходить из содержания определения "устройство", применяемое в технических областях.
Устройства, применяемые в технических областях, это машины, механизмы, детали, узлы, приборы, электрические схемы, строительные и иные конструкции, текстильные и подобные материалы и любые иные предметы, обладающие статически определимыми признаками, предназначенными и используемыми для характеристики соответствующих объектов техники.
Отличительные признаки не могут характеризовать устройство как объект в целом; на то они и "отличительные", т.е. позволяющие отличить один объект от другого объекта. Если заявлено устройство, включающее наряду с традиционными конструктивными признаками также и признаки нетехнического характера, то заявленное техническое решение как относящееся к устройству в целом не может быть признано из-за этого нетехническим.
Те признаки устройства, которые по своей сути не являются "техническими", должны признаваться несущественными для объекта - устройство, и такой вывод при оценке патентоспособности полезной модели должен следовать совершенно независимо от того, являются ли они единственными отличительными от прототипа признаками или нет.
Пример. Заявлена полезная модель со следующей формулой: "Кухонный нож, характеризующийся тем, что он содержит металлическое лезвие, заточенное с одной стороны и ручку с вогнутым внутрь нее дугообразным профилем, причем лезвие закреплено в ручке так, что заточка лезвия расположена со стороны дугообразного профиля ручки, на которой нанесена словесная информация о принадлежности ножа для разделки конкретных видов продуктов, а на лезвии нанесены рисунки соответствующих продуктов".
Оценку патентоспособности следует начать с установления совокупности признаков не полезной модели как объекта права, а совокупности признаков, которыми в технике характеризуется устройство как средство техники. Для этого необходимо показать, что устройство как средство техники характеризуется конструктивными признаками, а признаки, являющие собой информацию в виде рисунков, не служащих выполнению функции устройства, к таковым не относятся.
Далее следует вывод о том, что признаки, не влияющие на технический результат, не могут рассматриваться как существенные признаки для характеристики устройства как полезной модели.
На этом основании признаки - "на которой (рукоятке) нанесена словесная информация о принадлежности ножа для разделки конкретных видов продуктов, а на лезвии нанесены рисунки соответствующих продуктов", не рассматриваются как существенные для объекта - устройство.
Для оценки патентоспособности заявленной полезной модели в объеме существенных признаков принимается следующая совокупность:
"Кухонный нож, характеризующийся тем, что он содержит металлическое лезвие, заточенное с одной стороны и ручку с вогнутым внутрь нее дугообразным профилем, причем лезвие закреплено в ручке так, что заточка лезвия расположена со стороны дугообразного профиля ручки".
Результаты последующего информационного поиска позволят сделать соответствующий вывод о патентоспособности такого кухонного ножа.
2.4. Территориальность состоявшегося открытого применения. В отличие от изобретений для полезных моделей в уровень техники включаются ставшие общедоступными до даты приоритета сведения о применении средств того же назначения, что и заявленная полезная модель, только в Российской Федерации <114>. Указанное территориальное ограничение способствует недобросовестной конкуренции, когда на известные за рубежом изделия российские заявители получают патенты и препятствуют в последующем импорту таких изделий из-за рубежа.
--------------------------------
<114> Так называемая относительная мировая новизна в части сведений о применении средства того же назначения.
Обратим внимание на то, что под общедоступными сведениями о применении средств того же назначения, что и заявленная полезная модель, понимается не информация о том, что "средство было применено", а сведения (признаки, характеристики), присущие самому такому средству, и именно признаки средства рассматриваются в данном случае как известные на определенную дату.
В отношении включения в уровень техники запатентованных в Российской Федерации изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом, а также заявок других лиц при условии их более раннего приоритета, условии промышленной применимости и нормы о льготном периоде полезная модель не имеет особенностей по сравнению с изобретением.
О несовершенстве существующего российского правового института полезных моделей, приводящем к злоупотреблению патентным правом, уже многие годы отмечается в публикациях российских специалистов, но только в 2009 г. наконец появился проект <115>, предусматривающий внесение в Кодекс соответствующих изменений. Обратим на них внимание:
--------------------------------
<115> Концепция совершенствования раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации". Проект рекомендован Президиумом Совета к опубликованию в целях обсуждения (протокол от 13 мая 2009 г.). Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.