ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 7624
Скачиваний: 4
Ранее практика Роспатента признавала единство изобретения соблюденным в случаях, если:
- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:
- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;
- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть;
- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).
В принятом Административном регламенте по изобретениям (п. 10.5) из перечисленных условий отсутствуют:
- применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;
- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.
Вопросы, связанные с установлением, а точнее, признанием соблюдения единства изобретения, рассматриваются во многих патентных ведомствах, и изучение их опыта позволяет только глубже разобраться во всех тонкостях. Когда на российской территории действует одновременно две патентные системы - российская и евразийская (часть 4 ГК РФ и Конвенция ЕАПО), опыт каждой из них требует осмысления, особенно когда по некоторым вопросам мнения и суждения специалистов расходятся.
Рассмотрим одну из таких недавно появившихся проблем.
1.2. Единство изобретения и Правила ЕАПВ. С 1 марта 2008 года введена в действие новая редакция Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее - Правила), развивающая ранее действовавшие Правила. Однако предложенное в Правилах толкование отсутствия единства изобретения в отношении группы изобретений, включающей объект-композицию, представляется ошибочным.
В абз. 9 - 11 пункта 5.4 Правил, определяющих проверку правомерности представления дополнительных материалов и возможности их использования при экспертизе, указано следующее:
"Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения или к нарушениям правил составления формулы изобретения, не учитываются.
В частности, если при экспертизе группы изобретений, включающей химическое соединение и несколько изобретений, характеризующих различные случаи применения этого соединения, будет установлено несоответствие химического соединения требованиям новизны или изобретательского уровня, то изменение формулы изобретения путем исключения из нее пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается в связи с несоответствием оставшихся в формуле изобретений требованию единства.
Аналогично если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применения, и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению" <224>.
--------------------------------
<224> Жирный шрифт в части текста Правил сохранен, так как он имеет место в Правилах, размещенных на сайте ЕАПВ.
Действительно, в случае исключения из формулы на группу изобретений пунктов, относящихся к химическому соединению и нескольким его применениям, создается ситуация, когда оставшаяся группа изобретений уже не может рассматриваться как соответствующая условию единства изобретения.
Данный вывод базируется на том, что из первоначальной формулы изобретения исключается тот объект - химическое соединение, который, образно говоря, "цементировал" условие соблюдения единства между всеми другими изобретениями на применение.
Изложенное иллюстрируется следующим условным примером.
Заявлена группа изобретений с формулой из четырех пунктов:
1) химическое соединение Х;
2) применение химического соединения Х по назначению А;
3) применение химического соединения Х по назначению Б;
4) применение химического соединения Х по назначению В;
В процессе экспертизы установлено, что изобретение по п. 1, а именно химическое соединение Х, не имеет новизны.
Согласно Правилам заявитель в этом случае не может преобразовать в рамках рассматриваемой заявки формулу изобретения на группу из трех пунктов:
1) применение химического соединения Х по назначению А;
2) применение химического соединения Х по назначению Б;
3) применение химического соединения Х по назначению В.
В данном случае группа изобретений из новых трех пунктов не соответствует единству изобретения, несмотря даже на то, что каждое изобретение на применение может соответствовать условиям патентоспособности.
Эта же группа из трех изобретений на применение была бы признана не соответствующей единству изобретения также и при изначальной подаче заявки с такой формулой изобретения.
Поэтому нет возражений в отношении указания в новых Правилах на то, что исключение из формулы изобретения пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается как нарушающее единство изобретения. При этом исходим из предположения, что все применения по разным пунктам формулы изобретения не связаны между собой, в частности общим родовым применением.
Здесь следует обратить внимание на невозможность сохранения в формуле пунктов на несколько применений. Один объект на применение может и должен рассматриваться в поданной заявке в случае отклонения пункта на химическое соединение, а остальные придется оформлять выделенной заявкой. Достаточно типичная ситуация.
Собственно, такая позиция соответствует требованиям правила 13.2 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее - Руководство PCT), пункт 10.03 которого содержит следующее толкование отсутствия единства изобретения:
"Отсутствие единства изобретения может быть очевидным a priori, то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено a posteriori, то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать a priori, что между независимыми пунктами на А + Х, А + У, Х + У отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на А + Х и А + У единство изобретения присутствует a priori, поскольку А является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что А известен, отсутствие единства изобретения устанавливается a posteriori, поскольку А (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники".
В том же Руководстве PCT представлен в п. 10.21 пример 1:
"Пункт 1: Способ получения химического вещества Х.
Пункт 2: Вещество Х.
Пункт 3: Применение (способ применения) вещества Х в качестве инсектицида.
Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество Х. Однако если вещество Х известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особенного технического признака, общего для всех пунктов формулы". Обратим внимание, что в качестве особого технического признака, "цементирующего" единство в группе изобретений, рассмотрено именно само вещество Х.
Как только особый признак - вещество Х исключается из независимого пункта формулы в связи с известностью из уровня техники, группа изобретений на способ получения вещества Х и применение вещества Х распадается как не отвечающая условию единства изобретения.
Совершенствуя свои Правила, Евразийское патентное ведомство распространило вышеприведенный пример из Руководства PCT как на вещество - химическое соединение, так и на вещество-композицию. Но можно ли считать, что и вторая ситуация из Правил в отношении композиций должна рассматриваться по аналогии с первой в отношении химических соединений как подтверждение явного нарушения единства изобретения?
Иными словами, всегда ли после "убиения" экспертизой любой композиции оставшиеся "сиротами" способ получения композиции и применение полученной композиции уже не будут отвечать условию единства изобретения?
По логике, основанной на аналогии с первой ситуацией и изложенной в Правилах, иного и не может быть, т.к. цементирующий группу заявленных изобретений объект - химическая композиция исключается из формулы изобретения и оставшаяся группа изобретений должна, по мнению разработчиков Правил, рассыпаться на самостоятельные изобретения, как карточный домик.
Тем не менее полагаю, что такой вывод не будет корректен.
Согласно правилу 4 Патентной инструкции <225> к Евразийской патентной конвенции (далее - Инструкция) евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Если в одной и той же евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, то есть такими техническими признаками, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.
--------------------------------
<225> Утверждена Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными на заседаниях Административного совета ЕАПО 25 - 26 ноября 1997 г., 15 - 19 октября 2001 г., 17 - 21 ноября 2003 г., 14 - 18 ноября 2005 г., 13 - 15 ноября 2007 г.).
Из Инструкции не следует, что технические признаки, определяющие вклад в уровень техники, должны сами обязательно входить в патентоспособное изобретение по независимому пункту формулы. Технические признаки могут вносить вклад в уровень техники, но сами при этом в явном виде могут не присутствовать в независимом пункте формулы. Вклад в уровень техники будет представлять собой определенные сведения, знания и т.п., и не обязательно, чтобы такой вклад в уровень техники был запатентован как таковой.
Техническая взаимосвязь между изобретениями может быть непосредственной и опосредованной, а одинаковые технические признаки могут представлять собой как отдельные признаки композиции - компоненты или свойства, так и конечную композицию из этих компонентов, которая в одном случае является результатом осуществления запатентованного способа, а в другом - служит продуктом, используемым по определенному, но не единственному назначению.
Уже этого достаточно, чтобы не принять безапелляционно изложенное в Правилах следующее новшество относительно толкования единства изобретения:
"Если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение, и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению".
Как представляется, ошибочность предложенного безапелляционного подхода оценки единства изобретения указанной группы изобретений наглядно просматривается в ситуации с косвенной охраной, предусмотренной пунктом 3 правила 16 Инструкции:
"Действие евразийского патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт, при отсутствии доказательств противного, считается полученным запатентованным способом".
Изложенный выше принцип охраны продукта через способ его получения не может не учитываться при оценке соответствия условию единства изобретения заявленной или формируемой по результатам экспертизы группы изобретений.
Если способ действительно приводит к получению новой композиции, то именно эта композиция будет являться тем вкладом, который вносится в уровень техники, хотя на композицию не испрашивается прямая патентная охрана <226>. На такую композицию распространяется косвенная правовая охрана, и было бы весьма странным данный факт не учитывать тогда, когда во главу угла при толковании соблюдения единства изобретения ставится оценка вклада в уровень техники, создаваемого особыми техническими признаками.
--------------------------------
<226> Заявителю принадлежит право выбирать ту или иную форму охраны созданных им новшеств, и не всегда заявитель стремится получить прямую охрану каждого нового продукта.
Как известно, для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения. Непосредственное патентование композиций указанного вида не всегда имеет практический смысл в связи с невозможностью контроля состава. Поэтому очень часто патентная охрана испрашивается на группу изобретений, не включающую композицию неустановленного состава, но включающую способ получения такой композиции и ее применение.
В чем, например, можно усмотреть нарушение единства изобретения на изначально заявленную группу изобретений с формулой следующего вида:
1) способ получения биологически активной жировой композиции, включающий смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы;