ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3154
Скачиваний: 4
--------------------------------
<282> Решение Верховного Суда РФ от 09.06.2008 по делу N ГКПИ08-846.
Сохранение действия лицензий. Положения абз. 2 п. 4 комментируемой статьи Кодекса (ранее - содержание подп. 1 п. 1 и п. 3 статьи 29 Патентного закона РФ) по своему правовому смыслу <283> не предполагают возможности в случае признания патента недействительным и его аннулирования признания недействительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.
--------------------------------
<283> Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 966-О-П.
1.3. Перечень оснований признания недействительности. Статья 1398 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом обратим внимание на то, что в данной статье речь идет только об основаниях признания патента недействительным, но не об основаниях прекращения действия патента, о чем будет сказано подробнее далее.
1.4. Частичная недействительность и группа изобретений. Иные нарушения норм патентного права, предусмотренных Кодексом, если они имели место при выдаче патента, например выдача патента на изобретение с формулой, в отношении которой выявлено нарушение требования единства изобретения, не являются основанием для подачи возражения против выдачи патента и признания его недействительным. Более того, в случае признания патента, выданного на группу изобретений или иных объектов, недействительным частично, когда один из объектов признается не соответствующим условиям патентоспособности, новый патент, выдаваемый в замен старого, останется действительным в отношении всех оставшихся объектов "бывшей" группы, даже если оставшиеся объекты уже не образуют группу, т.е. не отвечают требованиям единства.
Норма пп. 2 п. 1 комментируемой статьи должна соотноситься с нормой абз. второго п. 1 ст. 1378, устанавливающего условия признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленных объектов патентных прав. Последнее не так легко будет осуществить в отношении изобретений и полезных моделей ввиду несоответствия дат, относительно которых устанавливается изменение сущности по дополнительным материалам.
1.5. Дата подачи или дата приоритета. В статье 1378 для указанной ситуации по нераскрытию признаков указана дата приоритета, в то время как в статье 1398 - дата подачи заявки. Такое несоответствие дат является ошибкой Кодекса. В отношении промышленных образцов в обоих случаях указана одна и та же дата - дата подачи заявки, что не приведет к недоразумениям.
Согласно п. 1 ст. 1378 дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели. В то же время согласно п. 1 (2) ст. 1398 патент на изобретение и полезную модель может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу).
В ситуации, когда, например, некоторые признаки содержатся в первой заявке, по которой испрашивается приоритет, но они не раскрыты в первичных материалах конвенционной заявки, имеющей более позднюю дату подачи, и были внесены в описание после даты подачи, такие действия на основании п. 1 (2) ст. 1398 могут привести к признанию патента недействительным.
Правильным для изобретений и полезных моделей также является указание в обоих случаях именно даты подачи, а не даты приоритета в связи с тем, что заявители, не испрашивающие конвенционный и любой более ранний приоритет, будут иметь равные возможности с заявителями, испрашивающими при подаче заявке более ранний конвенционный приоритет. Но законодатель может принять в качестве отправной точки и дату приоритета.
Признание патента недействительным по основаниям пп. 4 п. 1 ст. 1398 осуществляется на основании судебного решения, и правом на подачу соответствующего заявления в суд обладает любое лицо, которому стало известно о данных нарушениях, при этом любое лицо не обязано доказать свой интерес в опротестовании действительности патента, но обязано подтвердить факты состоявшегося правонарушения. Тем самым Кодекс в данной ситуации не ограничивает круг лиц, обладающих правом на подачу заявления в суд только заинтересованными лицами.
2. Оспаривание недействительности патента, досрочно прекратившего действие. Оспаривание действительности патента по условиям патентоспособности должно рассматриваться независимо от досрочного прекращения действия патента, предусмотренного ст. 1399 Кодекса.
Патентное законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия патента на основании заявления, поданного патентообладателем или при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента.
Если патент прекратил действие из-за неуплаты очередной годовой патентной пошлины, он досрочно прекращает действие с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины, но является действующим до этой даты независимо от текущего статуса.
Патент также считается действующим до даты поступления заявления от патентообладателя о досрочном прекращении, т.к. действие патента прекращается в данном случае с даты поступления заявления.
Невозможность признания патента недействительным как выданного на не соответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по полезным моделям) предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного прекращения. Как на этом можно "играть" с помощью патентов на полезные модели и, по сути, вымогать деньги с ничего не подозревающих производителей продукции, не будем описывать.
Ранее Палата по патентным спорам (ППС) не принимала к рассмотрению возражения по патентам, не действующим на момент подачи возражения или досрочно прекратившим свое действие до рассмотрения возражения по существу, ссылаясь на п. 2.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в ППС, согласно которым не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.7 Правил.
Обратим внимание и проанализируем легитимность указанного в Правилах условия, действие которого прекращено, на основании которого ППС отказывала в рассмотрении возражения.
Данное условие совершенно не адекватно <284> тому, что написано в п. 1 (1) комментируемой статьи ГК РФ, согласно которой патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.
--------------------------------
<284> Оно не было адекватно и той норме, которая была предусмотрена в ст. 29, п. 1 (1), Патентного закона РФ.
Из изложенного не следует, что срок действия патента и статус патента (действует или нет) на определенный момент времени следует рассматривать как адекватные условия. Патентное право не ограничивает возможность оспаривания действительности патента по условиям патентоспособности только в случае, если патент является действующим на момент оспаривания.
Если патент действовал первые пять лет, а потом на шестом году досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой годовой пошлины, то на первые пять лет он так и остался действительным. Никто не был вправе нарушать патент в указанный период, и патентообладатель в пределах срока исковой давности (как минимум 3 года) может предъявлять претензии к нарушителям его исключительных прав даже после того, как патент досрочно прекратил свое действие.
Если патент прекращает свое действие в связи с несоответствием условиям патентоспособности, это означает отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. Такой патент признается недействительным с даты подачи заявки, и все судебные иски "липовых" патентообладателей полезных моделей не будут удовлетворены.
Данную проблему уже давно осознали и законодательно урегулировали в Японии, и не только в ней одной.
Закон о полезных моделях Японии N 123 от 13.04.59 с изменениями, внесенными Законом N 220 от 22.12.99, предусматривает отдельной нормой возможность проведения судебного разбирательства по признанию регистрации полезной модели недействительной даже по истечении срока действия права на полезную модель (глава 5 "Судебное разбирательство", статья 37, пункты 1 и 2).
Приведем извлечения из нескольких интересных судебных дел, в которых отражен рассматриваемый вопрос.
Девятый арбитражный апелляционный суд вынес два Постановления, в которых рассматривались патенты РФ N 1811954 и N 2289490. Учитывая идентичность обеих ситуаций, приведем краткое извлечение только из одного Постановления <285>.
--------------------------------
<285> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. N 09АП-15240/07-АК.
Палата по патентным спорам (ППС) решением от 18.12.2006 прекратила делопроизводство по возражению от 24.10.2005 в связи с досрочным прекращением действия патента РФ N 1811954, так как по заявлению патентообладателя от 23.08.2006 действие патента досрочно прекращено. Арбитражный суд г. Москвы обязал ППС рассмотреть возражение от 24.10.2005 по существу, и данное решение было подтверждено апелляционной инстанцией.
Аналогичное решение принято в отношении патента N 2289490 <286>. Оба решения ППС признаны незаконными, т.к. на дату подачи возражений оба патента еще действовали.
--------------------------------
<286> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. N 09АП-15247/07-АК.
Ранее в отношении патента N 43440 <287> на промышленный образец ППС приняла совершенно противоположное решение в идентичной процессуальной ситуации.
--------------------------------
<287> Постановление ФАС Московского округа от 06.05.2006 N КА-А40/3659-06.
ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 15.06.2005 в отношении патента N 43440, которым признана недействительным регистрация патента на промышленный образец, так как он не соответствовал условию охраноспособности "новизна".
Решением от 03.10.2005 Арбитражного суда г. Москвы, поддержанным во всех инстанциях, включая кассационную, в удовлетворении заявленных требований отказано. Признавая незаконным патент на промышленный образец N 43440 "Вертолет", Палата по патентным спорам правомерно исходила из того, что он не обладал признаком новизны, поэтому предоставление ему правовой охраны являлось незаконным.
Из обстоятельств дела следует, что возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" по патенту на промышленный образец были приняты к производству Палатой 06.07.2004, т.е. до прекращения действия патента N 43440 с приоритетом от 04.05.1995. Установлено, что на дату подачи возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" спорный патент на промышленный образец действовал.
Но окончательную точку в данном вопросе <288>, в т.ч. в отношении периода времени, когда может быть подано возражение против недействительности патента, ставит другое судебное решение <289>, признавшее решение Палаты по патентным спорам, отклонившей возражение, незаконным.
--------------------------------
<288> Джермакян В. Можно ли "убить" патент после его "суицида"? // Патентный поверенный. 2009. N 1.
<289> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2008 г. N 09АП-17284/2007-ГК.
В споре рассматривалась правомерность отклонения поданного возражения о признании недействительными патентов на полезные модели N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003, выданных на имя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО".
Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, т.к. выдача патентов произведена по порочным основаниям юридическому лицу, которому право на получение патентов на полезные модели не принадлежало изначально и не перешло по основаниям, установленным законом. Поскольку о нарушении этого права авторов истцу стало известно после выдачи патентов ответчику как патентообладателю, надлежащим средством защиты нарушенных прав является именно предъявление иска о признании патентов недействительными.
Доводы ответчика о невозможности признания спорных патентов недействительными ввиду досрочного прекращения их действия отклонены как основанные на ошибочном толковании норм патентного права.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 29 Патентного закона РФ патент на полезную модель в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым. Аналогичная норма содержится в подпункте 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего в настоящее время.
Следовательно, закон ограничивает во времени право заинтересованного лица на оспаривание патента истечением именно всего, то есть общего, срока действия патента. Общий срок действия патента носит юридико-технический характер. Смысл данного срока заключается в том, что по его прошествии исключительное право безусловно и всегда прекращает свое действие.
Такой срок ранее был установлен пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ и составлял пять лет со дня подачи заявки, с правом продления не более чем на следующие три года. Ныне действующим законом (пункты 1 и 3 статьи 1363 ГК РФ) указанный срок увеличен до десяти лет с правом продления также не более чем на три года.
Как видно из материалов настоящего дела, по патентам на полезные модели N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003 пятилетний срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ, истекал 30.12.2008.