ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3311
Скачиваний: 4
Именно неизменность объема сравниваемых понятий позволяет судить о идентичности объектов патентных прав. Если одно понятие по объему входит в другое, то говорить об идентичности сравниваемых объектов невозможно.
Например, признаки - "нож имеет форму квадрата" или "нож имеет форму прямоугольника с равными сторонами" являются идентичными по объему содержания приведенных понятий. В то же время понятие "нож" входит в более общее понятие "режущий инструмент" и данные понятия не идентичны по объему прав.
Промышленные образцы по разным заявкам можно считать идентичными, если совпадают совокупности их существенных признаков, отображенных на изображениях изделий и приведенных в перечнях существенных признаков. При этом различия в словесных формулировках визуально идентично воспринимаемых признаков не могут влиять на констатацию идентичности промышленных образцов.
В отношении изобретений и полезных моделей в аналогичной ситуации под идентичными понимаются такие из них, которые совпадают по объему прав в связи с совпадением совокупностей признаков, приведенных по меньшей мере в независимых пунктах формул из разных заявок. Меняя совокупность признаков в формулах даже идентичных по чертежам изобретений, можно развести заявки и получить по каждой отдельный патент. Никаких теоретических и практических сложностей для выбора вариантов разведения столкнувшихся заявок на изобретения и/или полезные модели нет.
Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными не только в случае, когда полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, но и в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, и имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких альтернативных понятий и представляющих собой вариант (варианты) изобретения, идентичного со сравниваемым объектом.
Если столкнулись заявки на частично идентичные промышленные образцы, заявленные на группу промышленных образцов, включающие, например, варианты, что подразумевает различие в их внешнем виде, вполне корректно их разведение повариантно без какой-либо оценки существенности признаков, характеризующих каждый вариант.
Обсуждаемая норма, исходя из ее смысла и назначения (предотвращение коллизий, обусловленных выдачей нескольких охранных документов на одинаковые объекты, из которых ни один не может быть противопоставлен другому ввиду совпадения дат приоритета), должна использоваться только тогда, когда хотя бы для одной из заявок, содержащих признанные идентичными объекты, установлено отсутствие препятствий, кроме наличия другой (других) заявки (заявок), для выдачи патента.
С учетом отмеченного назначения комментируемой нормы упомянутое в ней соглашение между заявителями не должно предусматривать выдачу двух или более патентов на идентичные объекты промышленной собственности. Очевидно также, что оно не может предусматривать выдачу патента по той из заявок, содержащих идентичные объекты, по которой принято решение об отказе в выдаче патента.
Весьма важным является то, что в случае, когда выявлены идентичные изобретение и полезная модель по заявкам одного и того же заявителя с одним и тем же приоритетом, становится возможной выдача патента по одной из заявок (с большей вероятностью это будет заявка на полезную модель) до завершения рассмотрения другой заявки (с большей вероятностью это будет заявка на изобретение). В этом случае выдача патента по второй заявке возможна только при условии прекращения действия уже выданного патента по заявлению его обладателя. Это создает возможность для быстрого приобретения правовой охраны технического решения (сначала в форме патента на полезную модель) и обеспечения ее непрерывности (перехода к охране в форме патента на изобретение после установления патентоспособности изобретения и прекращения действия патента на полезную модель).
2. Сосуществование идентичных объемов прав по патентам на изобретение и полезную модель. К сожалению, законодатель не принял предложение о включении в статью нормы, обеспечивающей возможности одновременного сосуществования патента на изобретение и патента на полезную модель с идентичным объемом прав, принадлежащих одному правообладателю, но при условии, что уступка любого из патентов или предоставление лицензии по ним должны осуществляться или одному и тому же лицу, или разным лицам, но при исключении ситуации столкновения по объемам прав разных приобретателей прав <251>.
--------------------------------
<251> Джермакян В. Улучшаем законы и правила // Патентный поверенный. 2005. N 2.
При таком подходе владелец патентов на изобретение и полезную модель сможет оперативно защищать свои права, быстро получив патент на полезную модель. Не останется он и без какой-либо охраны в случае признания патента на изобретение недействительным по изобретательскому уровню. В то же время, имея несколько патентов с идентичным объемом прав, он не сможет вносить хаос на рынке путем сталкивания разных приобретателей прав.
Аналогией может служить подход к сосуществованию евразийского патента и российского патента на идентичные изобретения, принадлежащие одному лицу (статья 1397 Кодекса). Однако данной нормы в Кодексе так и не появилось.
3. Экспертиза заявки на выдачу патента.
Временная правовая охрана изобретения, полезной
модели или промышленного образца
Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение
Комментарий к статье 1384
1. В отличие от ранее действовавшей ст. 21 Патентного закона РФ, предусматривавшей использование некоторых ее норм как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу, все нормы комментируемой статьи относятся к формальной экспертизе, что совершенно неоправданно, т.к. вопросы, связанные, в частности, с установлением нарушения единства изобретений, могут и должны рассматриваться как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу.
К числу функций формальной экспертизы отнесена проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса, и соблюдения установленных требований к ним. Данный пункт, как и ранее, не устанавливает продолжительность формальной экспертизы по времени, но практика Роспатента показывает, что формальная экспертиза укладывается в один - два месяца с даты подачи заявки.
Проверка соблюдения установленных требований к документам заявки на стадии формальной экспертизы не предусматривает экспертизу сущности заявленного объекта и ограничивается требованиями, прямо указанными в правилах Административного регламента Роспатента.
Проверка соблюдения требования единства изобретения, названного в пункте 5 комментируемой статьи, ограничивается формальной проверкой того, заявлено ли одно изобретение или более, и в последнем случае - образуют ли они, судя лишь по их названиям и/или указанному назначению (без проверки того, являются ли они в действительности таковыми), одну из групп, допускаемых упомянутым выше нормативным документом Роспатента в заявках на группу изобретений.
2. Проверка, предусмотренная пунктом 2 комментируемой статьи, осуществляется при формальной экспертизе путем сличения совокупности признаков измененной формулы изобретения, если дополнительные материалы содержат таковую, или признаков, предлагаемых заявителем для включения в формулу, с текстом первоначально представленных описания и формулы. Когда объем формулы относительно невелик, провести такое сличение не сложно, но если формула содержит многие десятки многострочных пунктов, провести достоверное сличение документов в сжатые сроки мало вероятно. В отношении объектов генной инженерии такое сличение без средств компьютерной техники просто невозможно, чем в том числе объясняется требование к таким заявкам представлять документы на машиночитаемых носителях (наряду с бумажным носителем).
Чертежи, первоначально представленные в материалах заявки, также могут быть использованы в качестве источника признаков, включаемых в измененную формулу, при условии, как уже было ранее отмечено, возможности их однозначной идентификации от изображения элементов (признаков) на чертеже к их словесному эквиваленту в формуле.
3. Изменение формулы изобретения по описанию. Изобретение, первоначально включенное в формулу, может быть заменено другим, которое тоже было раскрыто в указанных документах заявки. Формула изобретения не является обязательным документом для установления даты подачи заявки, и первоначальная формула, если она отсутствовала на дату подачи, может содержать любое изобретение, раскрытое в описании.
Речь идет не об изобретениях, названных заявителем таковыми в описании заявки, а о любом техническом решении, которое сформулировано в описании.
Например, если в описании заявлен шариковый подшипник, о чем явно следует из названия изобретения, а в описании, кроме того, раскрыт состав смазки для таких подшипников, заявитель вправе уточнить формулу изобретения и в отношении смазки для подшипников.
Возможность оформления дополнительных материалов в качестве самостоятельной заявки может быть связана с содержанием пункта 2 ст. 1381 Кодекса о праве на установление приоритета новой заявки по дате поступления таких дополнительных материалов к более ранней заявке. Однако заявитель может не испрашивать более ранний приоритет при подаче новой заявки, если считает, что отсутствие публикации сведений о первой заявке не препятствует оценке патентоспособности изобретений по новой заявке, включающей объект с измененной сущностью. Таким же образом заявитель может поступить, если уверен в том, что в уровне техники, после даты подачи первой заявки, не будет выявлено иного источника информации, который может препятствовать признанию патентоспособности объекта по новой заявке.
Возможность составить описание новой заявки не ограничивается только сведениями из дополнительных материалов; при подготовке новой заявки могут совместно использоваться документы более ранней заявки, к которой представлены дополнительные материалы. Последнее приводит к необходимости решать вопрос с приоритетом относительно признаков, раскрытых на разные даты: на дату подачи заявки и на дату представления дополнительных материалов к ней и не принятых во внимание.
Направление заявителю запроса при проведении формальной экспертизы может быть обусловлено только указанием на конкретные нарушения требований к документам заявки, установленных непосредственно в Кодексе, и требований, установленных в Административном регламенте Роспатента. Кодекс не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке. Запросов может быть ровно столько, сколько требуется при рассмотрении конкретной заявки и все определяется качеством оформления документов и изначальной профессиональностью заявителя и эксперта в данных вопросах.
Вместе с тем заявка может быть признана отозванной и при наличии ответа заявителя на запрос, если этот ответ не содержит запрашиваемых документов. Последнее означает, что в ответе должны содержаться сведения, запрашиваемые экспертизой, или аргументированное обоснование непредставления запрошенных сведений.
4. Последствия признания заявки отозванной. Признание заявки отозванной приводит к тому, что она в отношении территории России более не имеет правовых последствий:
- экспертиза по ней проводиться не будет;
- никакие дальнейшие действия заявителя не могут быть основаны на отозванной заявке, в частности, на основании этой заявки или дополнительных материалов, представленных по ней, не может быть испрошен и установлен приоритет по более поздней заявке того же заявителя;
- сведения об отозванной заявке не публикуются в бюллетене Роспатента, что исключает попадание в уровень техники сведений о сущности заявленного изобретения через публикацию Роспатента.
Изложенное не исключает использование отозванной в России заявки в качестве основания для испрашивания по дате ее подачи конвенционного приоритета при патентовании этого изобретения за рубежом, что непосредственно следует из ст. 4.A (1, 2, 3) Парижской конвенции. Если по российской заявке была установлена дата подачи, то, несмотря на последующее признание ее отозванной, дата подачи заявки и ее регистрационный номер сохраняются, что позволяет использовать данную заявку (при соблюдении установленного срока) в качестве приоритетной для испрашивания конвенционного приоритета при зарубежном патентовании, но не позволяет использовать ее в качестве приоритетной при испрашивании внутреннего приоритета.
На стадии формальной экспертизы не предусмотрено дополнительное продление срока ответа на запрос свыше указанного, даже при наличии уважительных причин невозможности его соблюдения. Чем обусловлено такое ограничение, понять не представляется возможным.
5. Проверка единства изобретения. Положения пункта 5 комментируемой статьи о проведении проверки соблюдения требования единства изобретения только при формальной экспертизе заявки являются явным упущением законодателя. Основное количество споров о нарушении единства изобретения возникает в процессе экспертизы по существу, в нормах которой в ст. 1386 Кодекса теперь не предусмотрено разрешение вопросов, связанных с нарушением единства изобретения.
Если заявка пройдет формальную экспертизу без замечаний относительно единства изобретения, то Кодекс обязывает проведение экспертизы по существу и оценку патентоспособности в отношении всех объектов по поданной заявке, что вряд ли оправданно, если единство изобретения фактически является нарушенным. Кроме "головной боли" для экспертов Роспатента, такая новелла в законодательстве не приведет к правильному установлению соблюдения принципа единства изобретения, когда он устанавливается a posteriori. Чтобы исправить явно допущенную законодателем ошибку, Роспатент внес в Административный регламент по изобретениям правило (пункт 24.4), которое в части проверки нарушения единства изобретения на этапе проведения экспертизы по существу соответствует как предыдущему опыту Роспатента со времен Госкомизобретений СССР, так и практике всех патентных ведомств стран, проводящих экспертизу по существу. Однако необходимо внести соответствующие исправления в данную норму Кодекса, чтобы практическая деятельность Роспатента формально не нарушала действующую норму закона.
В комментируемом положении, содержащемся в последнем предложении пункта 5 комментируемой статьи, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. В том случае, когда заявлена группа изобретений, содержащая два изобретения, и в отношении этой группы установлено нарушение требования единства изобретения, при отсутствии сообщения заявителя о том, какое изобретение группы следует рассматривать, рассматривается изобретение, указанное в формуле первым.