ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3259
Скачиваний: 4
Выделенная заявка не обязательно должна относиться к тому же самому изобретению (полезной модели, промышленному образцу), которые заявляются в первоначальной заявке.
Первоначальная заявка на дату подачи выделенной заявки не должна быть отозвана или признана отозванной.
Если первоначальная заявка отозвана или считается отозванной и не истек срок для подачи возражения против признания данной заявки отозванной, выделенная заявка может быть подана после восстановления прав на ранее признанную отозванной первоначальную заявку. Выделенная заявка может быть подана тем же заявителем, указанным в первоначальной заявке, что не исключает возможности подачи выделенной заявки другим лицом при условии подачи заявителем заявления о передаче права на первоначальную заявку другому лицу. Подача указанного заявления должна быть осуществлена ранее даты подачи выделенной заявки или в один с ней день, при этом рассмотрение выделенной заявки по существу будет осуществлено после регистрации передачи права на первоначальную заявку.
4.2. Выделение по евразийской заявке. Обратим внимание на разъяснение ЕАПВ, данное в отношении процедуры подачи выделенной евразийской заявки (четвертый абз. п. 1 "Право и условия подачи выделенной заявки"): "Выделенная заявка может быть подана только заявителем, указанным в первоначальной заявке. В иных случаях подача выделенной заявки другим лицом возможна только после регистрации в ЕАПВ передачи права на первоначальную заявку".
Изложенное воспринимается как обязанность заявителя передать права на все объекты, изложенные в первоначальной заявке. Как представляется, приведенное условие передачи права на первоначальную заявку при подаче выделенной заявки не всегда отражает реальные ситуации и ведет к неоправданному ущемлению интересов как заявителя, так и лиц, вступивших с ним в контакт о приобретении прав на определенные объекты, заявленные в одной заявке на группу изобретений, когда группу изобретений необходимо разделить.
Например, если в заявке заявлено три объекта, при этом третий объект выделяется в качестве выделенной заявки и заявитель уже на этом этапе готов передать права на этот третий объект иному лицу, то в связи с этим он должен передать права и на первоначальную заявку в полном объеме, т.е. остаться ни с чем. Зачем ограничивать заявителя распоряжаться тем, что ему принадлежит?
В рассмотренной ситуации два объекта по первой заявке остаются за заявителем, а в отношении третьего выделенного объекта должна быть предусмотрена возможность его перехода к любому третьему лицу, с которым заявитель оформил соответствующие отношения.
В данной ситуации заявитель остается таковым в отношении части прав по его же заявке, а другая часть прав на объекты в выделенной заявке переходит к третьему лицу, которое может рассматриваться как правопреемник только в части переданных прав.
Отсутствуют ограничения на срок испрашивания приоритета по уже поданной заявке как по выделенной, если на дату ее подачи были соблюдены условия установления такого приоритета. Поэтому, если такой приоритет не был испрошен при подаче заявки, заявитель вправе сделать указание об испрашивании этого приоритета в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных статьей 1378 Кодекса.
4.3. Выделение заявки и внутренний приоритет - различия. Основные отличия от положений, относящихся к внутреннему приоритету, заключаются в следующем:
- различны условия установления внутреннего приоритета и приоритета по выделенной заявке: возможность установления приоритета по выделенной заявке ограничена не конкретным сроком с даты подачи более ранней заявки, а условиями отсутствия регистрации изобретения по первоначальной заявке или исчерпания возможности подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента;
- условия установления приоритета по выделенной заявке для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов одинаковы;
- первоначальная заявка в случае установления на ее основании приоритета по выделенной заявке не признается отозванной;
- приоритет по выделенной заявке может испрашиваться и в том случае, когда по первоначальной заявке имеется право на более ранний приоритет; в этом случае приоритет по выделенной заявке устанавливается не по дате подачи первоначальной заявки, а по дате ее приоритета.
Имеется еще одно отличие. Оно относится не к возможности установления приоритета, а к его последствиям. В случае выдачи патента по заявке с испрашиванием внутреннего приоритета установленный Кодексом срок его действия отсчитывается по общему принципу, т.е. с даты подачи этой (второй) заявки, а в случае выдачи патента по выделенной заявке в целях исчисления срока действия патента датой подачи считается дата подачи первоначальной заявки в Роспатент.
Таким образом, общий срок действия патента по выделенной заявке не может превышать 20 лет, исчисляемых от даты подачи первой заявки, из которой была выделена другая. При этом, если первоначальная заявка является конвенционной, то с учетом положений статьи 4.G Парижской конвенции датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент при наличии соответствующей просьбы заявителя.
Хотя выделенная заявка, как уже отмечалось, может быть подана на любое изобретение (полезную модель, промышленный образец), раскрытое в первоначальной заявке, т.е. не обязательно на те, для которых в первоначальной заявке испрашивалась правовая охрана, существует предусмотренная Кодексом (пункт 5 статьи 1384) ситуация, когда выделенная заявка подается именно на такое изобретение (полезную модель, промышленный образец). Эта ситуация связана с нарушением требования единства изобретения (полезной модели, промышленного образца). При наличии такого нарушения, выявленного экспертизой или самим заявителем на изобретение (изобретения), либо полезную модель (полезные модели), либо промышленный образец (промышленные образцы), не связанные с другими заявленными настолько, чтобы было выполнено требование единства, заявитель может подать выделенные заявки с сохранением приоритета по первоначальной заявке при соблюдении условий пункта 4 комментируемой статьи.
5. Несколько приоритетов. В пункте 5 предусмотрены правила, когда более ранний приоритет по заявке может быть установлен на основании нескольких предшествующих заявок при соблюдении для каждой из них соответствующих условий. Данное положение относится ко всем видам более раннего приоритета и распространяется в том числе на случаи комбинирования приведенных в названных пунктах условий для установления приоритета на основании нескольких более ранних заявок или дополнительных материалов к ним.
Допускается, в частности, установление разных приоритетов для разных частных случаев выполнения изобретения, представленных в разных зависимых пунктах формулы изобретения; возможно также установление разных приоритетов по изобретениям, образующим группу и представленным разными независимыми пунктами формулы. Нельзя исключить и ситуацию, когда заявитель просит установить несколько разных приоритетов для изобретения по одному и тому же пункту формулы, основываясь на нескольких более ранних заявках, в каждой из которых это изобретение раскрыто.
Последняя ситуация возможна, в частности, когда заявитель в одном пункте формулы формирует через альтернативные сочетания несколько вариантов изобретения. При этом для одного варианта испрашивается один приоритет, а для другого - другой. Как правило, это достаточно запутанные ситуации и экспертиза старается воспрепятствовать сохранению таких формул с множественными приоритетами и сочетаниями различных вариантов в одном пункте, т.к. по таким формулам не ясен или намеренно запутан объем прав и весьма сложно провести поиск в уровне техники.
Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца
Комментарий к статье 1382
Многие правила установления конвенционного приоритета совпадают с правилами установления приоритета по выделенным заявкам, приведенным в комментарии ст. 1381 Кодекса.
Под конвенционным приоритетом понимается приоритет, устанавливаемый на основании норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененной 2 октября 1979 г.
1. Правовая база. Конвенционный приоритет устанавливается по дате подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции и может испрашиваться заявителем этой первой заявки или его правопреемником.
На сегодня практически все страны, законодательство которых предусматривает патентную форму охраны результатов интеллектуальной деятельности, являются участниками Парижской конвенции.
В соответствии со статьей 4.F Парижской конвенции возможно испрашивание по одной и той же заявке нескольких конвенционных приоритетов на основании нескольких первых заявок, в том числе поданных в разных странах - участницах указанной Конвенции. В этом случае указанные требования и условия должны быть выполнены по отношению к каждой из первых заявок.
Изложенные положения согласно статье 4.A (2) Парижской конвенции распространяются не только на случаи, когда первая заявка подана в соответствии с национальным законодательством страны-участницы, но и на случаи, когда такая заявка подана в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами - участницами Парижской конвенции, в частности, в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) и Евразийской патентной конвенцией.
Конвенционный приоритет по заявке на изобретение может быть испрошен и установлен на основании первой заявки на полезную модель, и наоборот (статья 4.E (2) Парижской конвенции).
В соответствии со статьей 4.C (1) Парижской конвенции условия установления конвенционного приоритета неодинаковы для заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для заявки на выдачу патента на промышленный образец, в отличие от заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, срок подачи заявки в Роспатент, отсчитываемый от даты подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции, при испрашивании конвенционного приоритета не должен превышать шести (а не двенадцати) месяцев.
2. Независимость конвенционного приоритета от судьбы первой заявки. Возможность установления конвенционного приоритета по заявке, поданной с соблюдением названных условий, как следует из статьи 4.A (3) Парижской конвенции, не зависит от судьбы первой заявки в стране ее подачи.
Это означает, что отказ в выдаче патента по первой заявке или выдача патента с измененной формулой изобретения не могут повлиять на установление конвенционного приоритета. Данное условие позволяет подать заявку в национальное ведомство на изобретение, не охраняемое по патентному закону страны, но охраняемое по патентным законам других стран или международных конвенций, и на основании подачи первой заявки можно истребовать установление конвенционного приоритета в других странах.
3. Продление срока представления заявки. По сравнению с условиями, предусмотренными Парижской конвенцией, возможно продление срока представления заявки в Роспатент, но не более чем на два месяца и только в том случае, если заявитель предпринял все необходимое для подачи заявки в установленный срок (двенадцать или шесть месяцев), однако по независящим от него обстоятельствам не смог его соблюсти.
Срок указания заявителем на то, что им испрашивается конвенционный приоритет в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, ограничен двумя месяцами с даты подачи заявки. Заявитель также обязан приложить заверенную копию первой заявки либо представить ее не позднее трех месяцев с даты подачи в Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет. Если первых заявок несколько, заверенная копия каждой из них должна быть представлена до истечения трех месяцев с даты подачи заявки в Роспатент. Представление заверенной копии приоритетной заявки может быть заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена электронная копия приоритетной заявки, если упомянутое ведомство обеспечивает доступ к ней Роспатента.
Для заявки на изобретение установлены более мягкие требования в отношении срока, в течение которого заявитель должен сообщить в Роспатент о своем желании испросить конвенционный приоритет, и срока для представления заверенной копии первой заявки: оба срока составляют шестнадцать месяцев с даты подачи первой заявки в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции.
4. Восстановление. Предусмотрена возможность восстановления права конвенционного приоритета по заявке на изобретение при несоблюдении заявителем указанного срока представления заверенной копии первой заявки. Для этого заявитель должен подать в Роспатент соответствующее ходатайство, однако ходатайство должно быть подано в пределах указанного шестнадцатимесячного срока. Условием удовлетворения этого ходатайства является подтверждение того, что заявитель запросил копию первой заявки в том патентном ведомстве, куда она была подана, не позднее четырнадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Кроме того, в этом случае заверенную копию первой заявки нужно представить в Роспатент в течение двух месяцев с даты ее получения заявителем из ведомства, в котором она была запрошена.
5. Перевод первой заявки. Согласно последнему абзацу п. 3 комментируемой статьи Роспатент имеет право потребовать от заявителя представления перевода первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке.
Однако это право ограничено ситуацией, в которой от подтверждения наличия права на конвенционный приоритет зависит установление патентоспособности заявленного изобретения. Это означает, что представление упомянутого перевода необходимо только тогда, когда в процессе экспертизы заявки по существу выявлены источники, потенциально (при неподтверждении права на конвенционный приоритет) препятствующие выдаче патента по данной заявке, так как они включены в уровень техники с даты, находящейся в интервале между датой испрашиваемого конвенционного приоритета и датой подачи заявки в Роспатент.
Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца
Комментарий к статье 1383
Ситуация, рассматриваемая в данной статье, в которой возможно установление идентичности нескольких изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, может иметь место по отношению к двум или более заявкам на объекты промышленной собственности одного и того же вида (все заявки являются либо заявками на выдачу патента на изобретение, либо заявками на выдачу патента на полезную модель, либо заявками на выдачу патента на промышленный образец) или к нескольким заявкам, относящимся к объектам разных видов - изобретению и полезной модели.
1. Идентичность объектов и возможность их разведения. Изобретения, полезные модели по разным заявкам можно считать идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формул этих заявок, характеризующих указанные объекты. Для признания независимых пунктов формул идентичными по содержанию достаточно совпадения включенных в них совокупностей признаков и не требуется полного совпадения в отношении редакции этих признаков при условии неизменности объема понятий, определяющих сравниваемые признаки.