ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3253
Скачиваний: 4
Такой же подход применяется и в том случае, когда заявленная группа содержит больше двух изобретений и нарушение требования единства изобретения установлено в отношении не всей группы изобретений.
Например, первое и второе изобретения соответствуют требованию единства, а к нарушению этого требования в группе приводит наличие в ней третьего изобретения. В этом случае при отсутствии упомянутого сообщения заявителя рассмотрение заявки проводится в отношении только первого из указанных в группе изобретений, в то время как могли бы быть рассмотрены первое и второе изобретения, соответствующие требованию единства, если бы сообщение заявителя об этом поступило в установленный срок.
Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение
Комментарий к статье 1385
1. Цель публикации. Публикация сведений о заявках на изобретение осуществляется в соответствии с патентными законами практически всех промышленно развитых стран и международными договорами, в т.ч. Договором PCT, и является абсолютным атрибутом отсроченной экспертизы по существу. Цель такой публикации заключается в скорейшем доведении до пользователей информации о новых технических достижениях, которые могут быть обременены в последующем исключительными правами, объем которых на дату подачи очерчен в формуле заявленного изобретения. Практика мирового сообщества посчитала оптимальным для такой публикации 18-месячный срок с даты подачи заявки, по истечении которого осуществляется указанная публикация.
2. Исключения из публикации. Не публикуются сведения о заявках на изобретения, которые до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки утратили юридическую силу (отозванные и признанные отозванными), т.е. сведения о таких заявках, на которых уже не могут быть основаны никакие права заявителя, а также заявки, на основании которых уже состоялась регистрация изобретения. Последнее обосновывается обычно тем, что Роспатент в случае выдачи патента уже обязан публиковать сведения об этом, и в этом случае последующая публикация сведений о заявке привела бы лишь к дублированию публикуемых сведений. Однако на самом деле основополагающим являются экономические интересы. Роспатент установил практическую невостребованность третьими лицами сведений о поданных заявках. Интерес к материалам заявки возникает практически только при подготовке возражения против действительности патента. Вот тогда действительно необходимо ознакомление с первичными документами заявки и их сравнение содержания описания заявки с формулой и описанием выданного патента.
За автором сохраняется право отказаться быть упомянутым в качестве такового (т.е. в качестве автора) в публикуемых сведениях о заявке на изобретение. Однако, если автор изобретения является и заявителем (а следовательно, и лицом, на имя которого испрашивается патент), публикация его имени как заявителя, а в случае выдачи патента - как патентообладателя осуществляется в обязательном порядке.
3. Право на ознакомление. С даты публикации сведений о заявке на изобретение, если заявка не отозвана и не признана отозванной, у любого лица имеется возможность ознакомиться с документами заявки. Последнее означает, что, если сведения о заявке в силу того, что до истечения 12 месяцев с даты ее подачи она не была отозвана или признана отозванной, опубликованы, но до даты публикации заявка (т.е. до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки) все же будет отозвана или признана отозванной, ознакомление с ее документами будет невозможно.
4. Включение в уровень техники. Заявка, отозванная или признанная отозванной на дату публикации сведений о ней, не включается в уровень техники при проверке новизны изобретения по другим заявкам.
В то же время опубликованные сведения (с даты и в объеме публикации) включаются в уровень техники в отношении других заявок и не только для проверки новизны изобретения. Исключение составляют более поздние заявки того же заявителя. Если заявитель, сведения о заявке которого были опубликованы, несмотря на то, что сама заявка на дату публикации была отозвана или признана отозванной, в течение 12 месяцев с даты указанной публикации подаст следующую заявку, то в отношении такой заявки опубликованные сведения о более ранней его заявке в уровень техники не включаются.
Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу
Комментарий к статье 1386
1. Кодекс сохраняет предусмотренную Патентным законом РФ систему отсроченной экспертизы заявки на изобретение по существу, для которой характерно проведение такой экспертизы только при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. В отличие от аналогичной нормы п. 7 ст. 21 Патентного закона РФ, в п. 1 ст. 1386 трехлетний срок исчисляется не от даты подачи, а от дня подачи, что явно не вписывается в общие нормы Кодекса, т.к. три года можно отсчитать именно от конкретной даты, но не от конкретного дня. Будем считать это упущением законодателя.
В остальном нормы п. 1 - 5 не отличаются по существу от аналогичных норм Патентного закона РФ.
Сохранено важное пояснение относительно характера дополнительных материалов, которые могут быть запрошены в процессе экспертизы заявки. К таким материалам отнесены только те, без которых невозможно проведение экспертизы по существу.
Исходя из того, что экспертиза по существу включает два этапа: информационный поиск определенной направленности и проверку соответствия условиям патентоспособности, запрашиваемые материалы должны быть необходимы для осуществления экспертизой именно этих функций.
Например, если проведению информационного поиска препятствует неопределенность формулы изобретения, невозможность определения объема испрашиваемых прав, экспертиза вправе запросить уточненную формулу изобретения, т.к. без последней невозможно не только завершить, но даже и начать экспертизу по существу.
Отметим, что формула изобретения, предложенная экспертизой в своем запросе, после одобрения ее заявителем, также по статусу приравнивается к формуле, предложенной заявителем. Последнее исключает возможность в последующем обвинять экспертизу в том, что заявителю якобы навязали формулу изобретения, которую он не предлагал.
Иные дополнительные материалы, которые действительно необходимы, также могут быть запрошены экспертизой, но их запрос не должен являться результатом экспертизы по существу.
Формальное получение отчета об информационном поиске, проведенного по ходатайству заявителя или третьего лица, с подтверждением патентоспособности заявленного изобретения, тем не менее не всегда является гарантией вынесения решения о выдаче патента. Ситуация может сложиться таким образом, что после направления заказчику отчета об информационном поиске может быть выявлена заявка, пользующаяся более ранним приоритетом и порочащая новизну заявленного изобретения. Такая конвенционная заявка может поступить в Роспатент позже, чем дата проведения информационного поиска по другой заявке. В таком случае экспертиза при проведении второго этапа экспертизы по существу (оценка патентоспособности) обязана информировать заявителя об изменении уровня техники, в сравнении с которым оценивается патентоспособность. Такие ситуации достаточно редки, но возможны.
2. Экспертиза заявки по существу и оценка патентоспособности изобретения (основные положения). В соответствии с п. 2 комментируемой статьи экспертиза заявки по существу включает два этапа:
- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.
Исходящие документы экспертизы и информационный поиск. Административным регламентом по изобретениям установлено, что по результатам экспертизы заявки по существу заявителю должен быть направлен исходящий документ экспертизы в виде решения, уведомления или запроса.
К решениям относятся решение о выдаче патента, решение об отказе в выдаче патента и решение о признании заявки отозванной.
К уведомлениям относятся, в частности, уведомление об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, уведомление о результатах проверки патентоспособности, уведомление о необходимости уплаты или доплаты пошлины, уведомление о невозможности преобразования заявки и т.п.
К запросам относятся, в частности, запрос дополнительных материалов, запрос отсутствующих или исправленных документов, запрос перевода на русский язык документов и т.п.
К исходящим документам экспертизы может быть отнесено также уведомление о проведении информационного поиска, которое должно направляться вместе с отчетом о поиске, т.к. отчет об информационном поиске является промежуточным этапом экспертизы по существу, без проведения которого невозможно осуществить оценку новизны и изобретательского уровня изобретения. Наличие в отчете об информационном поиске оценки релевантности <252> заявленного изобретения в отношении выявленных источников информации представляет собой один из формализованных видов оценки патентоспособности изобретения. Информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.
--------------------------------
<252> Релевантная информация [relevant information] - та информация, которая необходима для решения данной задачи (напр., задачи информационного поиска). Соответственно иррелевантная информация - ненужная, посторонняя.
В случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, отчет об информационном поиске направляется заявителю по истечении шести месяцев с даты начала экспертизы по существу, если он не был направлен ранее. Указанный срок может быть продлен Роспатентом, если выявлена необходимость запроса у сторонних организаций источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.
Можно полагать, что при направлении заявителю документа экспертизы, не имеющего в своем титуле наименования - запрос или уведомление, но содержащего именно запрос дополнительных материалов и т.п. или содержащего уведомление заявителя о каком-либо юридически значимом событии или факте, имеющем отношение к экспертизе заявки по существу, заявитель должен адекватно отреагировать на данный документ экспертизы, а не пытаться утверждать, что, например, им получено не уведомление о необходимости доплаты пошлины, а какое-то письмо.
3. Срок экспертизы по существу. Роспатент установил правило, согласно которому исходящий документ экспертизы должен быть направлен заявителю не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.
Данное новшество имеет конъюнктурный характер, направленный на формальное умиротворение отечественной изобретательской общественности, желающей получать патенты на изобретения в течение очень короткого времени после подачи заявки, не понимая, что проверочный характер экспертизы не позволяет, как говориться, "гнать лошадей". Совершенно очевидно, что текущие сроки рассмотрения заявок можно только прогнозировать с учетом объемов поступающих заявок, но не устанавливать их волевым, не предусмотренным нормами части 4 ГК РФ порядком. Более того, исходя из возможности поступления иностранных конвенционных заявок с испрашиванием более раннего приоритета, экспертиза по существу не должна проводиться ранее срока возможного поступления всех заявок, которые должны быть учтены при оценке новизны заявленного изобретения. Последнее условие предопределяет минимальный годичный срок (срок возможного испрашивания конвенционного приоритета) начала экспертизы по существу с даты подачи российской заявки в Роспатент.
4. Проверка промышленной применимости изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Возможность использования изобретения определяется:
- наличием указания назначения изобретения;
- наличием в соответствующих документах заявки, включая чертежи, указания средств и/или методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде и с тем назначением, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения, а при отсутствии таких сведений в указанных документах заявки допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, но последнюю информацию целесообразно приводить в описании заявленного изобретения или представлять в ответ на соответствующий запрос экспертизы.
5. Оценка новизны. Правила оценки новизны изложены в п. 24.5.2 (1) Регламента. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. Наряду с традиционными правилами осуществления проверки патентоспособности в целях выявления принципиально непатентоспособных изобретений (п. 4 ст. 1349 и п. 5 ст. 1350 Кодекса) Регламентом предусмотрена иная, в сравнении с ранее применявшейся, методика оценки новизны изобретения.
Выделим основные положения новой методики.
Проверка патентоспособности изобретения осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.
Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.
Если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.
Будет не лишним пояснить причины ранее принятой методики оценки новизны изобретения по совокупности любых признаков, а не только технических. При экспертизе заявок на выдачу авторских свидетельств СССР экспертам было предоставлено право самим составлять совокупность существенных признаков изобретения, скажем прямо, не очень обращая внимание на формулу изобретения, составленную заявителем. Обосновывалось такое право интересами государства в изобретениях с "правильными" формулами изобретений, а эксперту уделялась роль специалиста, осуществлявшего "государственную научно-техническую экспертизу", что было прямо указано в нормативных документах того времени. При переходе на патентную форму охраны изобретений было необходимо перебороть желание экспертов постоянно вмешиваться в активное регулирование испрашиваемого объема прав, начиная с оценки новизны заявленного изобретения. И тогда алгоритмом экспертизы был избран такой порядок, при котором эксперт был практически лишен возможности по своему желанию составлять совокупность признаков для оценки новизны, но никто не снимал с него полномочий проводить последующую оценку изобретательского уровня уже с учетом возможности и обязанности дифференцирования признаков на технические и нетехнические. Будем полагать, что с введением Административного регламента возврата к старому не произойдет и экспертиза не будет пытаться проводить оценку новизны заявленного изобретения, отсеивая не только явно нетехнические признаки, но и те технические, которые экспертиза посчитает несущественными.