ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3163
Скачиваний: 4
Приведем текст из приложения, на которое дана отсылка в приведенных пунктах:
A5.21. В некоторых международных поисковых органах и органах международной предварительной экспертизы для целей международного поиска и экспертизы пункт формулы на применение, изложенный в таком виде, как "применение вещества X в качестве инсектицида" или "вещество X при его применении в качестве инсектицида", следует рассматривать как эквивалент пункта на способ, изложенный в виде "способ уничтожения насекомых путем применения вещества X" (однако следует отметить, что в некоторых указанных выбранных государствах пункты в виде "при его применении" считаются с точки зрения национального законодательства неправильной формулой на способ, в которой отсутствует ясность и которая представляет собой исключенный из рассмотрения объект). В таких органах пункт формулы такого вида не должен толковаться как направленный на вещество X, которое может быть признано (например, за счет дополнительных добавок) предназначенным для применения как инсектицид. Аналогично пункт на "использование транзистора в усилительной цепи" эквивалентен пункту на способ для способа усиления, использующего цепь, содержащую транзистор, и не должен толковаться ни как направленный на "усилительную цепь, в которой используется транзистор", ни как "способ использования транзистора при создании такой цепи".
Вот она, кажущаяся "крамола", изложенная в п. 5.21: "Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный орган может считать пункт формулы на "применение" эквивалентом пункта на "способ".
С первого взгляда создается впечатление, что написано: "можно считать пункт формулы на "применение" эквивалентом пункта на "способ".
Хочется написать арифметическое равенство вида:
пункт формулы на применение = пункт формулы на способ.
Не учли разработчики проекта Административного регламента только то, для каких случаев это равенство справедливо и когда применимо. А оно применимо только при оценке пунктов формулы для целей поиска и экспертизы. Поиск и экспертиза, и больше ничего. Об объеме прав и сфере правонарушения - ни слова. И это очевидно, так как когда заявлено применение вещества А для лечения заболевания Б, поиск нужно проводить не только по рубрикам МПК, в которых сконцентрированы вещества, в том числе лечебные вещества, но и по рубрикам, в которых сконцентрированы способы лечения. Грамотный эксперт еще поищет и в рубриках на лечебные устройства, в описании которых может присутствовать информация о способе и веществах, применяемых при его осуществлении.
Однако в критикуемых пунктах проекта Административного регламента не было ни слова о том, что способ может быть приравнен к применению только для целей поиска и экспертизы, но никак не к получению возможности толкования объема прав на изобретение, формула которого структурирована как применение продукта. Более того, из проекта Административного регламента следует, что формула на применение продукта характеризует только способ. А это уже является попыткой (пусть даже и не осознанной) дать на уровне Административного регламента не предписание для проведения поиска и экспертизы, а принципиально иное толкование объема прав по формуле "применение продукта А по назначению Б". Иными словами, сделана попытка толкования норм материального права, что допустимо только на уровне закона, но никак не ведомственным регламентом, определяющим порядок оформления, подачи и экспертизы заявок на изобретения <56>.
--------------------------------
<56> Джермакян В. Формула на применение, или Все за, а Баба-яга против // Патенты и лицензии. 2007. N 12.
И хотя применение как самостоятельный объект изобретения не включено в часть четвертую ГК РФ, как не включено такое применение в Патентный закон РФ в редакции 2003 г., ЕПК, PCT, ЕАПК и ТРИПС, последнее не означает невозможность изложения формулы изобретения по структуре "применение продукта А по назначению Б" и в условиях действия части четвертой настоящего Кодекса.
Еще раз подчеркнем, что применение рассматривается не как отдельный самостоятельный объект изобретения, а как один из видов формулы изобретения, право выбора которого является прерогативой заявителя, так как законодатель установил (п. 1 ст. 1387 ГК РФ), что если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 настоящего Кодекса, Роспатент должен принять решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.
Данная норма повторяет содержание абзаца второго п. 8 ст. 21 Патентного закона РФ в редакции 2003 г., во время действия которого выдавались сотни патентов с формулой на "применение продукта А по назначению Б", несмотря на отсутствие в законе упоминания о "применении".
Некоторые специалисты полагали, что если в Административном регламенте не будет присутствовать какое-либо упоминание о возможности изложения формулы изобретения по структуре "применение продукта А по назначению Б", это не приведет к отрицанию экспертизой принципиальной возможности представления в заявках и таких формул.
Но практика применения уже в 2009 году, после принятия Административного регламента, показала обратное, и это несмотря на то, что Россия является участницей PCT и Роспатент как орган международного поиска и международной предварительной экспертизы обязан соблюдать Руководство по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, правила которого (п. 5.21) предусматривают использование формул, представленных по структуре "применение продукта А по назначению Б". Кроме того, Россия является участницей Евразийской патентной конвенции, и Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве также предусматривают возможность использования такой формулы. Создается странная ситуация, когда заявители из дальнего зарубежья (их абсолютное большинство по количеству заявок в ЕАПВ) имеют возможность получать патенты с формулой на применение, действующие на территории России, а российские заявители, подающие заявки в Роспатент, будут лишены такой возможности.
В принятом в 2009 г. Административном регламенте по изобретениям полностью отсутствует какое-либо упоминание о возможности представления формулы на "применение" в заявке на одно изобретение или в заявке на группу изобретений. Тем не менее оптимизм <57> позволяет надеяться, что Роспатент перестанет отвергать право на существование патентных формул, сформулированных как "применение", как это имеет место в Руководстве по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы PCT или в руководстве для экспертов ЕПВ (Guideline for Examination in the European Patent Office, 2007).
--------------------------------
<57> Работа в данном направлении ведется, и на очередной ежегодной конференции Роспатента в октябре 2009 г. данный вопрос вновь был поставлен перед Роспатентом.
Необходимо внести в Административный регламент, в раздел, касающийся требований к формуле изобретения, соответствующие пояснения в отношении формулы на "применение", показать различные варианты таких формул, т.е. сделать так, как это было предусмотрено еще в Инструкции ЭЗ-2-74 <58>, в пункте 7.27 которой приведен пример формулы "применение" и даны соответствующие пояснения в части объекта, который охраняется такой формулой изобретения. В этой же Инструкции, в редакции 1984 г., в примечании к п. 6.06 было подчеркнуто, что "данная норма применяется в случае, если известный объект используется без существенных изменений и образования совокупности с другими объектами (имеются в виду признаки другого объекта)".
--------------------------------
<58> Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), Госкомизобретений СССР.
Отсутствие в Административном регламенте, в разделе, относящемся к составлению заявки, требований к составлению формулы "применение", признакам, включаемым в такую формулу, форме изложения формулы "применение" в отношении продукта или способа, к содержанию описания изобретения и т.д. дезориентирует российских заявителей и практически отучает их от использования такой формулы изобретения.
Обратим внимание на Правила составления, подачи и рассмотрения Евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, в которых в отношении "применения" представлены, в частности, следующие разъяснения и правила:
- под применением устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта понимается использование его по неизвестному назначению;
- формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, если она также, в частности, характеризует применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта;
- в случаях, когда объектом изобретения является применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта, используется следующая структура формулы изобретения: "применение... (приводится обозначение или характеристика применяемого объекта) в качестве...", или "применение для...", или "применение при производстве... (приводится название процесса) для..." (приводится назначение применяемого объекта)".
- требование единства изобретения считается соблюденным применительно к группе изобретений, одно из которых представляет собой новое химическое соединение, а другие - различные его применения. При этом каждое такое применение представляется в виде независимого пункта формулы изобретения и рассматривается как отдельное изобретение.
Более подробные разъяснения и правила в отношении "применения" представлены в Руководстве по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы к Договору PCT. Подобные разъяснения и правила в отношении "применения" существовали во всех ранее действовавших советских и российских нормативных документах, начиная с указаний по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74) от 01.05.1974 и Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) от 01.01.1974.
Ничего подобного в принятом в 2009 г. российском Административном регламенте, к сожалению, нет. В нем просто ничего не сказано о том, как оформлять заявку с формулой на "применение", какие соблюдать требования и что представлять в описании изобретения. На какие действующие нормативные документы при оформлении заявки на изобретение с формулой на "применение" должны ориентироваться российские заявители, приходиться только гадать. По существу, Роспатент, вместо того, чтобы дать в Административном регламенте для заявителей и экспертов правила оформления заявки и экспертизы в отношении "применения", усугубил ситуацию, не включив в Регламент вообще ни слова о формуле на "применение", создал массу неурегулированных проблем, привел к экспертному произволу в части направления в адрес заявителей совершенно не обоснованных запросов и уведомлений с предложениями изменить формулу изобретения, что, в свою очередь, привело к затяжке сроков вынесения решений по заявкам и необоснованным финансовым затратам сторон.
Нельзя оставаться "белой вороной" и вводить и пропагандировать нормы, ущемляющие интересы национальных заявителей. Не следует забывать, что и иностранные заявители при таком подходе к формуле "применение продукта А по назначению Б" будут выбирать для подачи заявок не Роспатент, а ЕАПВ. Такая нездоровая конкуренция между патентными ведомствами не может приветствоваться, а заявитель обязательно выберет то ведомство, которое в большей мере обеспечит защиту испрашиваемых исключительных прав.
Напомним, как определяется новизна в соответствии с правилом 12.05 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.
"12.05. При толковании формулы для определения новизны эксперту следует принять во внимание рекомендации, данные в параграфах 5.20 - 5.41. В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в отношении того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или в случае формулы "на способ" к отличиям в операциях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Не являющиеся отличительными признаки специфического предполагаемого использования должны игнорироваться (см. параграфы 5.21 - 5.23). Например, притязание на вещество Х для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества. Признаки, которые не указаны явно, но подразумеваются посредством специфического использования, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы относится к "форме для жидкой стали", это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под такой пункт формулы, и он вследствие этого будет считаться новым".
Поэтому, ориентируя российских заявителей не подавать заявки, в т.ч. международные, с формулой "применение известного продукта по новому назначению", а подавать заявки с формулой на продукт с новым для него назначением, Роспатент заведомо ставит заявителей под получение отчета о международном поиске с категорией релевантности по новизне - Х, что означает отсутствие новизны. И такой отчет будет получен российскими заявителями именно из Роспатента как Международного поискового органа. Нонсенс, на который нельзя не обратить внимание <59>. При переводе такой заявки на национальную фазу в европейские страны российский заявитель будет вынужден менять структуру формулы изобретения с продукта, с которой Роспатент готов ему выдать по заявке PCT российский патент, на формулу изобретения "применение", т.к. с формулой изобретения на такой продукт Европейское патентное ведомство откажет по новизне, что только ущемляет интересы российского заявителя, несущего дополнительные финансовые затраты <60>, которые не несут европейские заявители по заявкам PCT, сразу заявляя в свое патентное ведомство заявку с формулой "применение".
--------------------------------
<59> Джермакян В. Изобретения, Административный регламент и Гражданский кодекс // Патенты и лицензии. 2009. N 8.
<60> Пошлины за внесение изменений в формулу и описание, которые нужно привести в соответствие с новой формулой, дополнительная оплата услуг зарубежных поверенных и т.п.
1.8. Формула на "применение" в Роспатенте и ЕАПВ. В таких нормативных актах, как часть четвертая ГК РФ, Патентный закон РФ (в редакции 2003 г.), Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), Европейская патентная конвенция (ЕПВ), Договор PCT, Соглашение ТРИПС, к объектам изобретения отнесены только продукты и способы. В названных актах об объекте "применение" или патентной формуле на "применение" не сказано ничего.
Форма патентной формулы "применение" предусмотрена в подзаконных актах, таких, как инструкции, правила и руководства, используемые в патентных ведомствах ЕАПВ, ЕПВ и органах, осуществляющих международную предварительную экспертизу по Договору PCT, к которым относится и Роспатент.
Принятый в 2009 г. Административный регламент по изобретениям в отличие от ранее действовавших Правил уже не предусматривает использование формулы "применение" при подаче заявки на одно или группу изобретений, перечень допустимых групп изобретений представлен в закрытом (исчерпывающем) виде и в него не включены следующие, ранее допускавшиеся Правилами, группы:
- применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;
- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.