ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3169
Скачиваний: 4
После принятия Регламента со второй половины 2009 г. из Роспатента стали поступать экспертные уведомления с предложением изменить заявленную формулу "применение на формулу, характеризующую непосредственно продукт или способ, с той мотивировкой, что "формула на применение не предусмотрена действующим законодательством".
Во-первых, такая рекомендация не соответствует ст. 1375 ГК РФ, согласно которой единственным требованием к формуле изобретения является представление формулы изобретения, выражающей его сущность и полностью основанной на описании, и нормы ГК РФ не ограничивают заявителя формами изложения формулы изобретения.
Во-вторых, данная рекомендация дезинформирует российских заявителей, подающих заявки PCT, т.к. продукты и способы, отличающиеся только новым для них назначением, как уже ранее было показано, не признаются соответствующими условию патентоспособности "новизна". Отрицание новизны пункта формулы на продукт или способ констатируется, если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения.
По Правилам ЕАПВ (п. 2.6.1) формула на несколько изобретений, относящихся к однородным или разнородным объектам, связанным единым изобретательским замыслом, может включать различные комбинации таких объектов, как устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, применение, и практика ЕАПВ в отношении использования формул "применение" ничем не отличается от практики <61> Европейского патентного ведомства.
--------------------------------
<61> Guidelines for Examination in the European Patent Office. 2007.
В публикации <62> сотрудницы ЕАПВ М.А. Серовой выражено несогласие с изложенным моим мнением в отношении формулы "применение" и, в частности, отмечено:
--------------------------------
<62> Серова М.А. Применение: быть или не быть // Патенты и лицензии. 2008. N 7.
"Позволим себе не согласиться с этим мнением. В п. 2 Правила 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов сказано: "С учетом ст. 82 заявка на европейский патент может содержать несколько независимых пунктов формулы одной и той же категории изобретения (продукт, способ, устройство или применение), если объект не может охватываться приемлемым образом одним пунктом формулы".
Судя по содержанию критики, М.А. Серова не разобралась с сутью мной изложенного. Непосредственно в Конвенции о выдаче европейских патентов (далее - ЕПК) не упоминается что-либо об объекте "применение". Согласно ст. 52 (1) ЕПК "патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимы и основаны на изобретательской деятельности".
Не Конвенция, а правило 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов, на которое ссылается М.А. Серова, определяет "применение" как одну из возможных форм формулы изобретения. Обращаю внимание на заголовок правила 29 - "Форма и содержание формулы изобретения".
В этом наши мнения действительно расходятся, т.к. М.А. Серова считает, что в ЕПК "применение" отнесено к объекту изобретения, а по моему убеждению, - к одной из форм изложения формулы изобретения. Точно такой же подход имеет место в Договоре PCT (п. 5.04 "Форма и содержание формулы изобретения", Руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы).
Изложенная мной позиция заключается в том, что отсутствие непосредственно в текстах Патентного закона РФ, части четвертой ГК РФ, Конвенций ЕПК и ЕАПК и Договора PCT упоминания о "применении" не является основанием для исключения из подзаконных документов: правил, административных регламентов, инструкций или руководств, принципиальной возможности использования при характеристике сущности изобретения формулы, изложенной по форме "применение". К сожалению, данную позицию некоторые специалисты не воспринимают и пытаются бездоказательно утверждать, что отсутствие непосредственно в статьях части 4 ГК РФ упоминания о "применении" как некого самостоятельного объекта, не позволяет использовать патентную формулу, изложенную по форме "применение".
Наряду с критикой моей позиции, М.А. Серова предлагает ввести в евразийское патентное законодательство норму следующего содержания:
"Нарушением исключительного права патентовладельца признаются несанкционированные действия по непосредственному применению вещества (продукта) при охране объекта "применение вещества (продукта)" евразийским патентом, а также изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью вещества (продукта) в форме для указанного применения".
Можно только поддержать предложенное и надеяться, что оно подвигнет Роспатент быстрее изменить свою позицию в отношении "дискриминации" формул "применение" <63>.
--------------------------------
<63> Джермакян В. Применению в России быть, но под чьим флагом? // Патенты и лицензии. 2009. N 10.
В связи с обсуждением изменений и дополнений норм части 4 ГК РФ Роспатент в 2009 г. предложил урегулировать на законодательном уровне вопрос, связанный с установлением использования изобретения с формулой "применение". Из данного предложения следует, что вопрос об объеме прав по формуле "применение", концептуально законодателем якобы не урегулирован и может быть решен только внесением соответствующих норм в часть 4 ГК РФ.
Это, по сути, совсем не так, и ничего по данному вопросу в часть 4 ГК РФ вносить не требуется. На сегодня не известны случаи, когда российские суды не могли вынести решение об использовании запатентованного изобретения с формулой "применение" и не понимали, какое изобретение - продукт или способ, охраняется формулой "применение". И тому есть вполне резонные обоснования толкования объема прав по формуле "применение", представленные в ранее действовавших нормативных документах, т.к. "применение" появилось в российском (советском) законодательстве еще в 1973 г. в пункте 21 Положения <64>.
--------------------------------
<64> Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утверждено Постановлением СМ СССР от 21.08.1973 N 584.
В известной Инструкции ЭЗ-2-74 <65>, в пункте 7.27, приведен пример формулы "применение":
--------------------------------
<65> Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), Госкомизобретений СССР.
"Применение рефрактометра в качестве термометрического датчика для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей".
В этом же пункте Инструкции отмечено:
"Название изобретения в этих случаях должно отображать тот объект, к которому относится данное применение, т.е. выражать новое назначение известного объекта. Изобретение, охарактеризованное в приведенной формуле, должно быть названо "Термометрический датчик", т.к. рефрактометр здесь используется как термометрический датчик для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей".
Обратим внимание - формула изобретения представлена по форме "применение", а в качестве изобретения рассматривается термометрический датчик как объект - "устройство". Собственно, в этом примере уже дан ответ на вопрос, что характеризует "применение" по объему прав в таких случаях.
В книге <66> ведущих советских специалистов-патентоведов той эпохи, в главе 9 "Охрана прав на "применение", отмечено следующее:
--------------------------------
<66> Гурьянов П.П., Сольц Л.О., Фурман Э.И. Теория эквивалентов и ее использование при толковании формулы изобретения. М.: ЦНИИПИ, 1971.
"В патентоведческой литературе США широко обсуждается вопрос об объеме прав, вытекающих из патента на "применение". В этом отношении интересен пример с защитой материала, который был впервые предложен как инсектицид. Если бы патент был выдан на способ борьбы против насекомых с использованием этого материала, то нарушителем такого патента могла бы являться только домашняя хозяйка, применившая этот материал путем распыления для борьбы против насекомых, а не фирма, выпускающая такой порошок как массовое средство <67>". Далее, продолжая приведенный пример с инсектицидом, советские специалисты отметили: "Если бы патент был выдан на применение этого материала в качестве инсектицида, то нарушителем патента явилась бы фирма, продающая такой инсектицид".
--------------------------------
<67> Patents, research and management: a guide for inventors and executives / H. Forman. N.Y., 1961.
Таким образом, правонарушение в отношении использования такого изобретения, запатентованного с формулой "применение", должно рассматриваться в отношении продукта, используемого как инсектицид или предназначенного для такого использования, а не в сфере процесса борьбы против насекомых как способа, характеризуемого некими обязательными действиями (приемами).
1.9. Принцип установления объекта правонарушения по патенту с формулой "применение". Объект правонарушения определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, включающей родовое понятие, и установление объекта правонарушения по патенту с формулой "применение" ничем от этого не отличается.
Если все признаки в формуле "применение" характеризуют продукт, то объем прав по такой формуле изобретения охватывает именно продукт как объект правонарушения, т.к. все признаки в формуле изобретения присущи продукту как таковому.
Слово "применение" в формуле изобретения такого типа определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а является характеристикой изобретательского уровня изобретения, сущность которого заключается не в создании нового продукта, а состоит именно в установлении возможности его применения по неочевидному для известного <68> продукта назначению.
--------------------------------
<68> Это же касается нового вещества, которому предоставлена абсолютная охрана как веществу и в то же время установлена неочевидная область(и) его применения, охватываемая формулой "применение".
Если совокупность признаков в формуле "применение" включает наряду с признаками продукта и признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает именно способ как процесс, со всеми вытекающими из этого последствиями установления правонарушения, т.к. признаки способа (действия, приемы, режимы), входящие в формулу изобретения, проявляются как таковые только в реальном технологическом процессе во время его осуществления.
Если совокупность признаков в формуле "применение" включает только признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает только способ как процесс, и правонарушение может быть установлено только в отношении реального технологического процесса, в котором осуществляются приведенные в формуле действия, приемы или режимы.
Слово "применение" в формуле изобретения такого типа определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а характеризует изобретательский уровень тех изобретений, оригинальность которых заключается не в их конструкции или составе, а состоит в установлении новой для данного объекта функции (назначении).
Особо подчеркнем, что слово "применение" является не глаголом, характеризующим действие (прием) как признак способа, а является отглагольным существительным. В связи с чем формула типа "применение известного продукта по новому назначению" даже формально не содержит ни одного признака - действия, которыми характеризуется способ как объект изобретения.
Примером того, что сведения о выдаче патентов с формулой изобретения, изложенной по структурной форме "применение", продолжают публиковаться в официальном бюллетене Роспатента, являются публикации в бюллетене от 27.06.2009:
- патент РФ 2359701 - "Усиливающий агент для терапии высокоинтенсивным с фокусированным ультразвуком и его применение";
- патент РФ N 2359680 "Применение комплексных соединений железа (III)";
- патент РФ N 2359679 "Применение о-АТФ для лечения заболеваний, включающих ангиогенез";
- патент РФ N 2359674 "применение производных пиридин-2-ил-метиламина для получения лекарственного средства, предназначенного для лечения симптомов хронической боли невропатического или психогенного происхождения".
Вопрос относительно занятой Роспатентом позиции в отношении формул "применение" был вновь поднят на состоявшейся 8 - 9 октября 2009 г. в Роспатенте очередной Научно-практической конференции "Практика правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях действия административных регламентов", на которой прозвучали доклады <69>. Из обсуждения стало ясно, что избавиться <70> от формул "применение" и принять никому не нужные рекомендации с предложением отказаться от такой формулы Роспатенту не удалось и сотрудники Роспатента пришли к пониманию необходимости разработки методических рекомендаций по дальнейшему использованию формул "применение" так, как это было и ранее, и перестали настаивать на толковании формулы "применение" только как характеризующей объект-способ. Имеющие место запросы и уведомления экспертизы с предложениями изменить формулу изобретения "применение" на иную были названы ошибочными.
--------------------------------
<69> Киреева Н. Вопросы правовой охраны изобретений в виде "применения" // Тезисы докладов конференции.
Джермакян В. Формула на "применение" в Роспатенте и ЕАПВ // Тезисы докладов конференции.
<70> Данную позицию на конференции отстаивал только один патентный поверенный В.Н. Дементьев, не обосновав при этом причин, по которым Роспатент должен отказаться от формулы "применение", несмотря на то, что именно такая формула изобретения используется в евразийском и европейском патентных ведомствах и многих других.
1.10. Формула на "применение" в Германии и ЕПВ. Мной был направлен запрос к немецкому и европейскому патентному поверенному д-ру Оливеру Хенриону <71> с просьбой разъяснить современную немецкую практику по данному вопросу. В ответ д-р Хенрион любезно предоставил публикации и пояснил, что согласно немецкой практике патент с формулой по структуре "применение продукта А в качестве инсектицида" позволяет запретить не только реальное использование во время распыления или иного введения в почву, а также позволяет запретить и ввоз, и продажу такого вещества, если эти действия сопровождаются информацией об этом новом целевом назначении вещества как инсектицида (об этом должно быть прямо написано на упаковке и в инструкции).
--------------------------------
<71> Dr. O. Henrion.
Приведем несколько извлечений из представленной публикации "The Enforceability of Medical Use Claims in Germany", Dr. Franz-Josef Zimmer and Steven M. Zeman. Questions and Answers relating to Divisional Applications at the EPO, Grunecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhausser, 2006.
Кто может привлекаться в качестве ответчика по иску о нарушении формулы изобретения, касающейся медицинского применения?
Любая сторона, производящая, предлагающая и/или продающая очевидно приготовленный продукт для заявленного применения, может привлекаться в качестве ответчика по иску за прямое нарушение патентных прав (§ 9 Закона Германии о патентах).