ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2020
Просмотров: 3161
Скачиваний: 4
--------------------------------
<268> Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы: Приказ Роспатента от 31 марта 2009 г. N 48.
Но также отмечено: "Ограничение возможностей дизайнера по созданию внешнего вида изделия можно рассмотреть на примере промышленного образца, относящегося к традиционной бутылке. Создатель бутылки должен предусмотреть как минимум объемную форму и отверстие. Возможности по созданию внешнего вида ограничены функцией бутылки, являющейся емкостью для хранения жидкостей. При этом бутылка как изделие имеет многовековую историю. Она имеет множество аналогов, составляющих насыщенный аналоговый ряд, представляющий собой многообразие мало отличающихся форм. Таким образом, с одной стороны, техническая функция бутылки как изделия, а с другой стороны, насыщенный аналоговый ряд существенно ограничивают возможности создания принципиально отличающегося образа внешнего вида изделия, производящего принципиально новое впечатление. Поэтому в случае бутылки даже небольшие отличия в выполнении доминантных признаков (нюансировка исполнения доминантных признаков) могут привести к выводу об отличии общих впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами".
Так как должно определяться сходство до степени смешения промышленных образцов?
При совпадении общих зрительных впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами, или по их доминантным признакам?
Будем ждать российскую практику, как ведомственную, так и судебную.
Европейская практика в отношении промышленных образцов предусматривает подход, при котором сравнению на оригинальность (с учетом степени свободы дизайнера) подлежат только те признаки промышленного образца, которые привнесены дизайнером, и при таком сравнении функциональные признаки, определяющие общее впечатление, несмотря на их доминирующее положение, могут не приниматься во внимание при оценке патентоспособности.
Приведенное словосочетание "степень свободы дизайнера" заимствовано из документов Европейского офиса по гармонизации в международной торговле (товарные знаки и промышленные образцы), и толкование данного определения дают суды при рассмотрении споров о патентоспособности или правонарушении.
Судебная практика государств - членов ЕС не так однозначна в оценке патентоспособности промышленных образцов, когда наряду с новизной оценивается результат дизайнера с учетом степени его свободы <269>. Какова будет российская практика - покажет время.
--------------------------------
<269> Британский апелляционный суд, дело Farmers Build Ltd v. Carier Bulk Materials Handling Ltd (Caddick N., Radcliffe J. When is a Design Commonplace? The Court of Appeal Decision in Farmers Build Ltd v. Carrier Bulk Materials Handling Ltd // European Intellectual Property Review. 1999. N 5. P. 264 - 267).
Неосмысленный перенос в российские правовые документы некоторых понятий из западного патентного права в переводе на русский язык часто не отражает истинное назначение понятия (сферу правоприменения) при кажущейся сходности семантики слов, образующих само понятие <270>. Тем не менее можно полагать, что Роспатент издаст более подробные и насыщенные примерами информационные материалы, однозначно поясняющие введенную в Административный регламент новеллу о "степени свободы дизайнера" как новый субкритерий оценки патентоспособности промышленного образца.
--------------------------------
<270> Джермакян В. Промышленные образцы, Гражданский кодекс и Административный регламент Роспатента // Патенты и лицензии. М., 2009. N 3.
4. Учет товарных знаков при экспертизе. Роспатент в Регламенте однозначно изложил свою позицию в отношении противопоставления заявленным промышленным образцам ранее поданных и зарегистрированных товарных знаков, хотя в публикациях уже давно высказывались и обосновывались мнения о целесообразности и возможности рассмотрения заявленных промышленных образцов как противоречащих общественным интересам, если выдача патента приведет к правовой коллизии с ранее заявленными и зарегистрированными товарными знаками третьих лиц.
Палата по патентным спорам еще до введения в действие четвертой части ГК РФ стала применять сказанное на практике и уже в 2007 г. использовала в своем решении <271> при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец N 60722 "Этикетка для упаковки подсолнечного масла" с приоритетом от 5 мая 2005 г. подробную аргументацию о противоречии запатентованного промышленного образца общественным интересам именно с теми аргументами, которые приводились в указанных публикациях.
--------------------------------
<271> Решение Палаты по патентным спорам по данному промышленному образцу размещено на официальном сайте Роспатента в директории, формирующей базу решений, вынесенных Палатой по патентным спорам.
Возражение против патента N 60722 содержало основную мотивацию о том, что запатентованный промышленный образец относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. Подача возражения была обусловлена тем, что в качестве промышленного образца запатентована этикетка для упаковки подсолнечного масла, на изображении которой представлена надпись с названием продукта "Янтарное семечко". Однако известен товарный знак "Янтарная семечка" - дата подачи 27 декабря 2001 г., свидетельство N 218114, по классу 29 (в том числе масло подсолнечное пищевое), принадлежащий лицу, подавшему возражение.
Палата по патентным спорам отметила, в частности, следующее.
К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле п. 2 ст. 6 Закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые Законом Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежит заявителю, или известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделию товаров.
Несмотря на некоторые различия (изменение женского рода существительного и соответственно прилагательного на средний род), словесное обозначение, присутствующее на изображении изделия по оспариваемому патенту, сходно фонетически и семантически с упомянутым товарным знаком. Таким образом, решение изделия по оспариваемому патенту содержит словесное обозначение сходное до степени смешения с охраняемым Законом о товарных знаках товарным знаком по свидетельству N 218114, право на который в отношении однородных заявленному решению изделия товаров не принадлежит патентообладателю промышленного образца.
Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту (нанесение этикетки на упаковку подсолнечного масла) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарным знаком по свидетельству N 218114 и таким образом будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров.
Что касается мнения патентообладателя о том, что сам факт подачи возражения с просьбой признать недействительным патент на промышленный образец недействительным носит характер недобросовестной конкуренции и противоречит Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Палата по патентным спорам отметила следующее.
Данный Закон направлен на защиту интересов общества от недобросовестной конкуренции и формирует правовое содержание категории "общественные интересы" в экономической сфере деятельности. Так, согласно подпункту 4 п. 1 ст. 14 Закона не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.
На недопустимость недобросовестной конкуренции, нарушающей общественные интересы, указано также в международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация. Так, в соответствии с п. 3 ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету, в частности:
- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам. В итоге патент на промышленный образец N 60722 признан недействительным полностью.
Аналогичным образом был аннулирован патент на промышленный образец N 54074 "Эмблема" с приоритетом от 14 ноября 2002 г. в связи с известностью принадлежащей иному лицу международной регистрации N 741321, публикация сведений о которой была осуществлена в официальном бюллетене ВОИС 9 ноября 2000 г.
5. Объем прав, предоставляемый патентом на промышленный образец. Вопрос о толковании объема прав по патенту на промышленный образец сегодня достаточно актуален. В соответствии с п. 3 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Таким образом, данная норма не претерпела никаких изменений в сравнении с Патентным законом РФ.
Согласно п. 3 ст. 1358 Кодекса, промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.
В публикациях <272> уже неоднократно отмечалось, что объем прав определяется не перечнем существенных признаков по аналогии с формулой изобретения, а существенными признаками, отображенными на изображениях изделия. При этом перечень является всего лишь указателем (ориентиром) тех фрагментов изображения, которые подлежат визуальному восприятию и оценке патентоспособности, а не словесно-семантическому осмыслению заложенных в перечне понятий. Фрагменты изображения и изображение в целом не являются логически определяемыми понятиями.
--------------------------------
<272> Джермакян В.Ю. Патентная охрана промышленных образцов в России XXI века. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.
Джермакян В.Ю. Американские притязания на промышленные образцы и российский перечень существенных признаков // Патенты и лицензии. 2005. N 4. С. 22.
Корчагин А.Д., Богданов Н.В., Казакова В.К., Полищук Е.П. Постатейный комментарий к Патентному закону Российской Федерации с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 02.02.2003 N 22-ФЗ. М.: ФИПС, 2004.
Очевидно, что в отношении данных прав Роспатент не уполномочен давать какие-либо разъяснения, и Роспатент этого не сделал, но косвенно выразил в Регламенте свою позицию, раскрыв в п. 9.10.1 назначение перечня существенных признаков промышленного образца следующим образом:
"9.10.1. Назначение перечня существенных признаков промышленного образца
Перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 Кодекса) и притязаний заявителя (пункт 2 статьи 1377 Кодекса).
Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).
Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или поясняющих рисунках, в перечень не включаются".
Можно полагать, что при установлении противоправного использования запатентованного промышленного образца суды также будут учитывать, что признаки перечня предназначены для идентификации признаков (фрагментов) внешнего вида изделия, и только последние определяют объем правовой охраны промышленного образца.
Тем не менее и такое разъяснение в Административном регламенте может не помочь в ситуации, предусмотренной абзацем вторым п. 3 ст. 1358 ГК РФ, согласно которому, если при использовании промышленного образца используются все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другой промышленный образец также признается использованным. В данной норме Кодекса, как и ранее в Патентном законе РФ, отсутствует обязательное условие отражения признаков другого промышленного образца не только в словесном перечне, но и на изображениях воплощенного в изделии первого промышленного образца.
6. Изменение требований к содержанию перечня - прерогатива Роспатента. В сложившейся ситуации Роспатент имеет возможность повлиять на оценку степени значимости перечня существенных признаков в определении объема предоставленных прав по патенту на промышленный образец, исходя из следующего. Нормы Кодекса не устанавливают требования к содержанию перечня существенных признаков. Требования, предъявляемые к перечню существенных признаков, а также его структура и оформление определены Роспатентом в Административном регламенте по промышленным образцам в п. 9.10.2 и п. 9.10.3.
Роспатент имеет полное право изменить требования к перечню, взяв за основу американский принцип, используемый при изложении притязаний в отношении промышленного образца.
Вместо многословного перечисления признаков достаточно в перечне перечислять фрагменты изображения и основные характеристики внешнего вида и сопровождать их словами "так как изображено на рис. N...".
В этом случае никаких сомнений в том, что объем прав по патенту на промышленный образец определяется изображением промышленного образца, не возникает, а в установлении объема прав участвует и перечень, но не в качестве словесной характеристики как таковой, имеющей самостоятельное правовое значение, а в качестве вспомогательного инструмента к изображениям промышленного образца.
7. Отказ от предварительного экспертного уведомления. В отличие от Патентного закона РФ (п. 2 ст. 24) в отношении промышленных образцов Кодекс не предусматривает направление заявителю уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленного промышленного образца до принятия решения об отказе в выдаче патента или перед принятием решения о выдаче патента. Таким образом, официальными документами экспертизы, по существу, в отношении промышленных образцов могут быть только запросы или решения, без каких-либо промежуточных уведомлений, содержащих сведения об оценке патентоспособности. Уведомление как вид документа может касаться иных вопросов, например по уплате пошлин и т.п.